整理：吳尚昆

本週掃描2則智財法院裁判：
1.具產品說明性質的商標權維權受挫案例。
2.營業秘密法案件中，告訴代理人聲請交付電磁記錄。

作者：吳尚昆

當今社會、科技、經濟、教育都受AI浪潮影響，法律也是。我們現在面對AI，光是理解就不容易了，因為無法想像他的範圍及極限。今天介紹二本科幻小說集：《摺紙動物園》及《隱娘》，前者收錄了十五篇劉宇昆的中短篇小說，其中包括最負盛名，同時榮獲雨果獎、星雲獎與世界奇幻獎的〈摺紙動物園〉，與隔年蟬聯雨果獎的〈物哀〉；後者的〈沒有白白死去的神祇〉已改編為AMC動畫影集《萬神殿》（第一季於2022年首播，可惜第二季被取消）、〈真正的藝術家〉也改編電視劇中。

整理：吳尚昆

本週掃描3則智財法院的商標權案件判決：
1.「M MONSTERE NERGY」是否為著名商標爭議。
2.「NITTOSEIKO」是否近似「SEIKO」而應撤銷其註冊爭議。
3.販賣仿冒品但抗辯無侵權故意過失成功案例。

整理：吳尚昆
本週掃描4則最高法院關於智財權判決：
1.法院宣告緩刑應就犯罪情節及危害等衡量，並應調查釐清就被告有無盡力彌補告訴人損害之誠意。
2.雲端點唱機侵權案件，法院認為應就是否有意造成或刻意不探悉上訴人已獲系爭著作之臺灣地區專屬授權一事再為查明；且就本案是否符合「暫時性重製」亦有疑慮。
3.關於著作權侵權損害賠償，法院應適用的法規範及闡明事項。
4.關於商標善意先使用，應查明系爭商標申請註冊前行銷之商品或服務之具體項目為何，及說明認定於系爭商標申請註冊後未擴大其使用範圍之依據及理由。

【裁判案由】違反著作權法
最高法院111年度台上字第4938號刑事判決
要旨：
原判決以被告犯罪後始終坦承犯行，雖因故未能與所載告訴人(即聯利媒體股份有限公司等11家公司)達成和解，然被告仍於民國109年12月30日主動於聯合報頭版刊登道歉啟事向告訴人致歉等為由，憑為宣告緩刑之裁量依據，並命被告於判決確定起2年內，各向告訴人賠償新臺幣(下同)50萬元(見原判決第12頁第2至8、16至18行)。但原判決同時說明被告貪圖一己私利，未思及告訴人製播節目須投入大量金錢及人力進行創作，以所載方式侵害其等著作財產權，侵害之數量眾多，期間長達3年，所生危害甚大，對著作權人之經濟利益侵害甚鉅，並影響我國保護智慧財產權之國際聲譽及相關產業之發展，且其犯罪所得達632萬1,892元，另被告因本案遭臺灣新北地方法院以108年度智重附民字第2號判決判處應給付告訴人、香港商福斯傳媒有限公司臺灣分公司、美商國家地理頻道有限公司臺灣分公司各100萬元及法定遲延利息，經原審法院以109年度重附民上字第8號判決駁回上訴確定，然被告迄本案原審審理程序仍未履行等旨(同判決第10頁第30行至次頁第5行、第12頁第8至14行、第13頁第16行至次頁第5行)。倘若無訛，被告參與本案之犯罪情節不輕，所生危害重大，犯罪所得非少，迄今似分文未賠償告訴人，宣告被告緩刑究否已達事理之平，單憑其犯後坦承犯行、主動登報道歉，是否堪認已真心悔悟，能否因宣告緩刑而策其自新，而無再犯之虞，即非無疑。又原判決固記明被告於第一審及上訴審多次積極向告訴人洽商和解(見原判決第11頁第6至8行)，但倘於更一審審理期間，告訴人請求被告損害賠償之民事判決即已確定，被告何以遲未履行，其就該判決所命賠償金額，有無與告訴人協商給付期限及方式，攸關被告有無盡力彌補告訴人損害之誠意，自應調查釐清。乃原判決於裁量被告是否適宜宣告緩刑時，未就前揭情狀詳加剖析論敘明白，逕以上旨對被告諭知緩刑之宣告，難謂無調查職責未盡及理由不備之違誤。再者，原判決固依刑法第74條第2項第3款規定，命被告於所示期間內各向告訴人支付如其附表甲所示之損害賠償(50萬元)，但該金額似僅為前揭民事判決諭知損害賠償金額(100萬元)之半數，未見原判決說明予以折半之理由，致檢察官上訴意旨執以指摘，難昭折服，同有理由欠備之違法。
[Lawsnote](https://bit.ly/45PIfsE)

【裁判案由】侵害著作權有關財產權爭議等
最高法院112年度台上字第254號民事判決
要旨：
著作權法第87條第1項第8款規定之「明知」，屬行為人之主觀、心理事實，係潛藏個人意識之內在心理狀態，除行為人本人得以感官知覺外，第三人實無法直接體驗感受，通常較難取得外部直接證據，以證明其內心之意思活動。據此，除行為人本人之陳述外，法院於欠缺直接證據之情形，得從行為人之外在表徵及其行為時客觀狀況，綜合各種間接或情況證據，本諸社會常情及人性觀點，依據經驗法則及論理法則，予以綜合審酌判斷。倘行為人之非「明知」，純係肇因於其有意造成或刻意不探悉，仍得據以認定其主觀意思……上訴人所稱：被上訴人明知透過點歌機公開播送或公開傳輸之系爭著作內容，侵害系爭著作之財產權等情，是否全無可採？作為經營「音樂餐坊」而供不特定消費者點歌歡唱之被上訴人，是否有意造成或刻意不探悉上訴人已獲系爭著作之臺灣地區專屬授權一事？均攸關被上訴人是否符合著作權法第87條第1項第8款之要件，視為侵害著作權，而應負損害賠償責任，自應審認判斷。
著作權法第22條第1項、第2項之著作人重製權規定，於專為網路合法中繼性傳輸，或合法使用著作，屬技術操作過程中必要之過渡性、附帶性而不具獨立經濟意義之暫時性重製，不適用之，此觀同條第3項本文規定即明。揆其立法理由，乃為配合著作權法第3條第1項第5款明確定義「暫時性重製」為「重製」，始特別明文排除於第22條第1項、第2項規定之暫時性重製情形，不屬於重製權範圍。基此，是項排除暫時性重製為重製者，除須屬「技術操作過程中必要之過渡性、附帶性而不具獨立經濟意義」外，尚應合於「專為網路合法中繼性傳輸，或合法使用著作」之要件。再者，上開重製權排除規定，既屬例外，其適用範圍不宜過寬，故93年修正著作權法第22條時，於第3項原「專為網路中繼性傳輸」之要件，增訂「合法」二字，即修正為「專為網路合法中繼性傳輸」。則於判斷是否該當此項之排除情形，更須辨明是否為「網路合法中繼性傳輸」，並說明其判斷理由。⒋原審見未及此，疏未認定本件有無「專為網路合法中繼性傳輸，或合法使用著作」之情形，逕以「點歌機之點歌系統，係消費者透過網路連線後之結果，僅為網路上之中繼性傳輸，屬技術操作過程之必要過渡或附帶，而不具獨立經濟意義」等節，即謂符合著作權法第22條第3項規定，並未侵害上訴人之重製權，已屬可議。此外，附表二項次23、24，既標明「呈現下載畫面的歌曲」。倘確有「下載」之事實，即該當於「重製」或「公開傳輸」之行為，是否仍屬排除於重製權保障之暫時性重製情形？亦待釐清。
[Lawsnote](https://bit.ly/3OZ1d9e)

【裁判案由】違反著作權法等
最高法院112年度台上字第1537號民事判決
要旨：
按著作財產權人依著作權法第88條第1項規定請求損害賠償，倘須依一般侵權行為之法則證明侵害人所得之利益，或著作財產權人所受之損害或所失之利益，舉證頗為困難，致不易獲致實益，不足以發揮遏止之效果，同條第2項乃特別列舉其損害賠償金額之計算方式。此不但為民法損害賠償之特別規定，且係將民事訴訟法第222條第2項法院應審酌之情況予以具體化，自應優先適用。原審雖謂：影響上訴人營運獲利消長之因素，尚包含整體經濟景氣、產業結構發展與變化、產業淡旺季等，上訴人未能證明系爭期間內所減少之營運獲利數額，係因被上訴人侵權行為之單一因素所致，其據以計算營收損失之期間超出系爭期間，且一再陳明不願意依著作權法第88條第3項規定計算損害額，其主張依同條第2項第1款計算損害賠償額，即無可採云云。然著作權法第88條第2項規定，本即為解決著作權人難以舉證其所受損害額所設，而上訴人係以系爭期間前5個月（民國109年7月至11月）與後4個月（因上訴人於110年9月17日宣告停止TERA營運，故以110年5月至8月之每日平均營業額計算）正常營運期間每日平均營業額與受被上訴人侵權行為影響之5個月（109年12月至110年4月）每日平均營業額之差額，乘以系爭期間之日數為損害額之計算基礎（見原審卷第67至68頁），原審未具體說明上開期間之整體經濟景氣、產業結構發展、產業淡旺季等，究有何變化而足以影響上訴人之營收，遽謂上訴人於系爭期間內獲利減少，非因被上訴人侵權行為之單一因素所致，上訴人復表明不願請求法院依著作權法第88條第3項規定酌定損害額，故無從依同條第2項第1款規定計算云云，已嫌速斷。又倘謂上訴人計算營收損失之期間超出系爭期間，法院非不得闡明命其就系爭期間每日平均營收額若干為說明或舉證。乃原審未闡明釐清，徒以上述理由，遽依民事訴訟法第222條第2項規定決定賠償金額為60萬元，駁回上訴人其餘256萬1454元本息部分之請求，於法自有可議。
[Lawsnote](https://bit.ly/45xy4Jq)

【裁判案由】請求排除侵害商標權行為
最高法院112年度台上字第1539號民事判決
要旨：
按商標法第36條第1項第3款係規定，在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標專用權之效力所拘束，但以原使用之商品或服務為限。被上訴人於105年5月5日系爭商標註冊申請日前於同一或類似之商品或服務善意使用之「Speedmoto」與系爭商標近似，系爭商標指定使用於如附圖一、二所示19項商品及17項服務，為原審認定之事實。乃未查明被上訴人於系爭商標申請註冊前使用「Speedmoto」行銷之商品或服務之具體項目為何，復未說明其認定被上訴人於系爭商標申請註冊後未擴大其使用範圍之依據及理由，遽認上訴人不得請求除去或防止被上訴人對系爭商標權之侵害，爰為其先位之訴敗訴之判決，自有可議。
[Lawsnote](https://bit.ly/47RBc4s)

整理：吳尚昆

本週掃描2則智財法院判決：
1.違反著作權法刑事案件，二審推翻一審判決，認為不符合合理使用，
2.違反商標法刑事案件，二審維持一審判決，認為本案與已確定之前案屬同一案件，應為免訴判決。

整理：吳尚昆
本週掃描2則智財法院判決：
1.膜拜照片圖樣，是否為商標使用？
2.對於故意將取得我國商標註冊之圖樣至外國註冊商標，又在我國使用，可能的請求權基礎？

整理：吳尚昆
本週掃描3則智財法院判決：
1.專利權人非屬真正專利申請權人案件，法院判准確認專利申請權，但駁回返還專利權之請求。（此似因應最近最高法院改變以往見解）
2.「A2」可否指定使用於第5類嬰兒食品、第29類乳粉等產品之商標爭議。
3.「Vsofa」與「ISOFA」、「iSofa」是否近似爭議。

整理：吳尚昆
本週掃描4則智財法院判決：
1.電視機上盒被認無侵權案例。
2.著作權侵權案件被認為無故意過失案例。
3.商品照片廣告遭網拍業者侵權案，法院判定損賠金額（10件攝影著作共2萬元、14件編輯著作共139,000元）。
4.「晶華整形外科」商標被評定撤銷案。

整理：吳尚昆
本週掃描3則智財法院判決：
1.商品照片（二張）侵害著作權案件，原告請求賠償45萬元，一審判准1萬元。
2.補習班行事曆及學生公約是否受著作權保護爭議。
3.參考圖庫所為創作的原創性判斷爭議。

整理：吳尚昆
本週掃描2則智財法院判決：
1.FujiCafe商標申請被認為與著名商標「FUJI」近似而有致相關公眾混淆誤認之虞。
2.加入著作權集管團體之會員，其全部（包括過去、現在及未來）所有之著作，於會籍期間內，均專屬授權予集管團體。

整理：吳尚昆
本週掃描3則最高法院智財案件判決：（均廢棄原判決發回更審）
1.咪哒miniK侵權案，相關商標是否不符合我國著名商標，尚有疑義。
2.劉國松訴全球華人藝術網確認著作權不存在案，系爭契約究為意思表示未合致？定型化契約條款不公平而無效？抑或已撤銷售詐欺之意思表？原判決理由矛盾。又被上訴人於百年藝術家活動過程中及其後交付上開作品圖檔予上訴人之原因為何？與該活動之計畫內容或其簽署系爭同意書之行為有無關聯性？事實尚有未明。
3.NEFFUL商標侵權案，原審判決似未考量「NEFFUL」亦為文字商標，而被上訴人於系爭商品包裝上出現之「NEFFUL」6個英文字母全然相同。

整理：吳尚昆
本週掃描3則智財法院判決：
1.香港地區是否為我國商標權效力所及爭議。
2.在免費圖庫網站下載圖片後使用，被控侵權爭議。
3.ＪＮＬ疊和設計字及並列文字商標是否近似爭議。

整理：吳尚昆
本週掃描3則智財法院商標權案件判決：
1.如何證明因具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉先使用商標存在，且仍基於仿襲之意圖申請註冊商標。（本案參加人所提出證據，法院認為無從證明在我國行銷或在系爭商標申請前在我國長期廣泛使用。）
2.法院認為「Tutor」具有識別性。（tutor為國二程度英文單字，本案法院對於一般通用文字如何取得識別性，似未充分說明理由）
3.被告在蝦皮賣假貨，侵害商標權共計29個，一審判拘役50天得易科罰金，二審改判三月有期徒刑得易科罰金。（本案被告賣假貨的法律成本為18萬元）

整理：吳尚昆
本週掃描5則智財法院著作權案件判決：
1.臨摹照片而繪圖構成非法重製的案例。
2.咖啡店工讀生重製圖庫網站圖片後，加上賀年祝福文字後貼文於咖啡店臉書，仍應負民事侵權賠償責任。
3.蝦皮網拍業者利用他人廣告圖片行銷，構成侵權。
4.有線電視電影台未經授權公開播送「我的野蠻女友」案。
5.教會在其公益網站使用未授權圖片被訴侵權，不構成合理使用。

整理：吳尚昆
本週掃描3則智財法院關於著作權案件判決：
1.行為人出售非法電視機上盒，屬以一行為觸犯意圖銷售而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權罪及擅自以公開傳輸之方法侵害他人之著作財產權罪，為想像競合犯。
2.著作權侵權的蒐證與證明力。
3.著作權侵權損賠時效問題。

整理：吳尚昆
本週掃描2則智財法院案件判決：
1.使用著名商標字樣為公司名稱案例。
2.著作權刑事犯罪的量刑與沒收案例。

整理：吳尚昆
本週掃描2則智財法院關於商標案件判決：
1.商標授權是否終止及商標侵權的判斷。
2.侵權案件中對商標使用的判斷。

整理：吳尚昆
本週掃描3則智財案件判決：
1.著作財產權人的認定，不能僅憑仲介團體登記資料為據。
2.「寶島甘露」梨品種權案，二審維持一審有利於權利人的判決。
3.「都一處」商標爭議案，二審維持一審駁回原告基於商標移轉無效的賠償請求。

整理：吳尚昆
本週掃描4則智財案件判決：
1.米其林必比登名店訴商標侵權案，一審敗訴。
2.法院認為，依現實政治、經濟、貿易現狀，我國商標法無從規範中國大陸之行銷行為。
3.室內設計實質近似比對案例。
4.電腦程式重製認定案例。

整理：吳尚昆
本週掃描2則著作權案件判決：
1.以不作為成立侵權行為者，須以行為人依法令規定，或契約約定，或自己危險之前行為，或公序良俗負有積極作為之義務者始足當之。
2.台北捷運佈建系統著作權爭議案，廠商二連敗。

整理：吳尚昆
本週掃描3則智財案件判決：
1.僅於全球網站銷售商品，未必能證明在我國為商標使用。
2.雞排妹侵害著作權案，法院認為本件公眾人物隱私權對新聞自由應退讓，且即便媒體是偷拍，其著作權亦應受保護。
3.著作實質近似的判斷案例。

整理：吳尚昆
本週掃描4則智財法院的著作權案件判決：
1.攝影著作原創性的認定。（本判決對於人物抓拍攝影著作的原創性採較有利攝影者的見解）
2.實質近似的判斷方式。（本判決認為要從著作的質與量來判斷是否實質近似，與一般認為質與量是放在合理使用來判斷不同）
3.專屬授權與否的判斷。（本判決是最高法院第二次發回，筆者前就最高法院判決有短文分析，請見：吳尚昆，著作財產權授權爭議的處理原則：最高法院111年度台上字第1299號民事判決評析，〈月旦會計實務研究〉，2022/12第60期）
4.損害賠償的計算。（本判決具體認定被侵權著作佔整體服務報酬一定比例，並據以計算損害賠償，值得觀察）

整理：吳尚昆
本週掃描4則智財法院判決：
1.「維益寶」與「維益」是否為高度近似商標？
2.線上遊戲著作權被侵害，如何計算損害賠償？
3.著作權人違反限制處分契約，仍授權予第三人，該第三人是否侵害著作權？
4.方法專利侵權的證明方法？

整理：吳尚昆

本週掃描2則最高法院與智財權相關判決：
1.本案是電腦軟體授權金爭議，最高法院第二次發回，對於有無違反授權及抵銷抗辯之爭點，最高法院認為原審均未查明。
2.本案是電子書授權爭議，最高法院認為原審對於：授權的範圍與限制、賠償金額的計算及公司負責人侵權責任等理由，都有理由不備或矛盾的違誤。

整理：吳尚昆

本週掃描2則智財判決：
1.課程授權期間屆滿後的補充，屬衍生著作，以獨立之著作權保護。
2.關於契約約定「完成美國食品藥物管理局之臨床試驗之申請」，係指取得可以進行人體試驗許可？或提出申請取得收件受理程序之確認書？

整理：吳尚昆

對於相同或近似於相同或近似於著名商標而不得註冊，著名程度應否解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度？112/3/17最高行政法院大法庭統一法律見解之111年度大字第1號裁定，改變了以往最高行政法院最常被引用的最高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議見解。大法庭裁定認為：

商標法第30條第1項第11款後段規定所稱『著名商標』，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該款後段規定之適用。

以往見解

最新見解

最高行政法院大法庭111年度大字第1號裁定

本件裁定係因本院合議庭受理110年度上字第138號商標異議事件時，認為採為裁判基礎之法律見解，與先前裁判（本院106年度判字第607號、第608號、第609號、107年度判字第446號、109年度上字第982號判決)所持之法律見解歧異，而將「商標法第30條第1項第11款後段所稱之『著名商標』，其著名程度應否解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，始有該後段規定之適用？」法律爭議提案予大法庭裁判。
壹、提交事件之基礎事實
訴外人英籍安娜貝拉范侖鐵諾前於l06年5月3日以「GIOVANNI VALENTINOITALY」商標（嗣變更商標：名稱及圖樣為「GIOVANNI VALENTINO」），指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第24類之「布料，薄絹，紡織製掛毯，……」商品，向被上訴人經濟部智慧財產局(下稱被上訴人)申請註冊，並於107年2月7日申請變更申請人為參加人優尼士國際股份有限公司(下稱參加人)，被上訴人審查後，准列註冊第1920292號商標。嗣上訴人義大利商法倫提諾公司(下稱上訴人)以該商標有商標法第30條第1項第10款及第11款規定情形，對之提起異議。被上訴人審查後為「異議不成立」之處分。上訴人不服，循序提起行政訴訟。智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院）依職權命參加人獨立參加本件訴訟，並以109年度行商訴字第55號行政判決駁回上訴人之訴後，上訴人仍不服，提起上訴。受理上訴事件之合議庭認採為裁判基礎之法律見解，與先前裁判(本院106年度判字第607號、第608號、第609號、107年度判字第446號、109年度上字第982號判決)所持之法律見解歧異，而為本件提案。
貳、裁定理由摘要
一、商標法施行細則第31條業已明訂於有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之程度即屬商標法所稱著名商標，並未再就商標法第30條第1項第11款前段、後段所稱之著名商標分別作不同界定。依商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.2規定，亦無要求商標法第30條第1項第11款後段所稱之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，始有該後段規定之適用。
二、商標法於92年增訂第23條(即現行法第30條)著名商標減損規定，依商標法增訂該規定之行政院提案說明意旨，並無將減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者之商標著名程度，提高至一般消費者普遍知悉之程度，始有不得註冊規定適用之意涵。且商標法第30條第1項第11款前段所稱「相同或近似於他人著名商標或標章」，亦為後段規定著名商標減損之成立要件，該提案說明所指對著名商標之認定，應考量以商品或服務之相關公眾之認識 ，而非以一般公眾之認知判斷之，自非僅限於針對著名商標之混淆誤認，亦應包括著名商標之減損。因此，減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞，對著名商標之認定，應考量以商品或服務之相關公眾之認識，而非以一般公眾之認知判斷之，始符合該提案說明意旨。
三、WIPO於1999年9月公布關於著名商標保護規定共同決議事項 (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks)第2條規定，會員國決定商標是否為著名商標(Determination of Whether a Mark is a Well-Known Mark in a Member State)……不得要求的因素作為決定商標是否為著名商標的條件，會員國不得要求：……(iii)該商標為該會員國中一般公眾所普遍知悉((3)Factors Which Shall Not Be Required A Member State shall not require, as a condition for determining whether a mark is a well-known mark:……(iii) that the mark is well known by the public at large in the Member State.)。又於該共同決議事項第4條(1)(ii)規定，商標的使用可能會以不正當的方式減損或淡化著名商標的識別性特徵的目的，會員國可要求該著名商標必須一般公眾所普遍知悉(for the purpose of applying paragraph (1)(b)(ii) and (iii), a Member State may require that the well-known mark be well known by the public at large.)。因此，依WIPO於1999年9月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，關於著名商標減損或淡化其著名程度是否要求達一般公眾所普遍知悉程度係可由會員自行決定。而我國商標法於92年增訂著名商標減損規定，依前述行政院提案說明記載，以及商標法施行細則第31條規定：「本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」均無要求商標法第30條第1項第11款後段所稱之著名商標，其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，始有該規定適用之意涵。
四、肯定說係以目的性之限縮解釋，認商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定，不適用於商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」。但如依該目的性限縮之法學方法解釋，至多只能得出商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定，不適用於商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」，仍不能得出商標法第30條第1項第11款後段所稱之著名商標，其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，始有該規定適用之結論。
五、商標法第70條第2款規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：……(第2款)明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。」對著名商標視為侵害商標權之情形，包括使用著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞，或減損該商標之識別性或信譽之虞情形。上述視為侵害商標權情形，均共同使用著名商標之同一用語，亦可說明商標法就民事事件視為侵害商標權情形，關於有致相關消費者混淆誤認之虞，或減損著名商標之識別性或信譽之虞，對著名商標之內涵並無分別界定之立法意旨。因此，就著名商標之民事侵害商標權，包括有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞之情形，關於該著名商標之內涵自係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者之界定。肯定說認商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定，應為目的性之限縮解釋，而不適用於該規定後段所稱之「著名商標」，顯與商標法第70條第2款規定關於上述民事事件，就著名商標之內涵並無分別界定產生衝突。
六、就商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」定義規定，與商標法其他所稱「著名商標」用語，基於同一用語同一內涵之法理，均採同一界定。至於就商標法第30條第1項第11款後段有關商標減損保護之規定，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，係指於審查是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞該當情形時，就商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.3判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素中之「商標著名之程度」之審查中予以區分，而非於審查商標法第30條第1項第11款後段「著名商標」要件時予以區分，亦非認僅須達已廣為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，即可判斷該當「有減損商標識別性或信譽之虞」之要件，致有過度保護著名商標權人情形。
七、結論：商標法第30條第1項第11款後段規定所稱「著名商標」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該款後段規定之適用。至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞，則應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素綜合判斷。
參、裁定日期
中華民國112年3月17日
肆、大法庭法官
最高行政法院大法庭：審判長法官吳明鴻、法官吳東都、帥嘉寶、胡方新、蕭惠芳、王碧芳、簡慧娟、蔡如琪、陳國成

王法官碧芳、簡法官慧娟提出不同意見書。

整理：吳尚昆

本週掃描8則智財判決
1.商標善意先使用應附加區別標示為適當？
2.芋頭酥的外觀及內餡是否受著作權保護？
3.團隊創作參賽，成員分別出具聲明書，有無侵害著作人格權？
4.共同著作人得如何利用著作？
5.著名商標的判斷？
6.原創性證據的提出與判斷？
7.著作權預防侵害請求的必要性判斷？
8.取得著作權的證據判斷？

整理：吳尚昆

本週掃描2則智財法院裁判
1.限制閱卷的界線。
2.違反著作權法刑事犯罪的犯意判斷。

整理：吳尚昆

本週掃描3則最高法院智財案件判決：

1.專利權授權契約案件，最高法院對於究竟有無給付全部頭期款一節指摘原判決為何不採上訴人所舉證據；另就違約是否可歸責於上訴人亦有疑義。

2.兩造合意解除契約的範圍如何？最高法院認為原審未注意雙方當事人真意。

3.著作權侵權案件，最高法院認為原審對於上訴人究於何時得知各該產品侵害其著作財產權一節並未查明。

連假突然想吃威靈頓牛排，想到尼法，後來想到她的姐妹店洛義。

整理：吳尚昆

本週掃描3則智慧財產法院判決：
1.在蝦皮販賣侵權商品，被判賠6764元。（感想：看到這金額…）
2.商標侵權案件，法院認為僅以網路關鍵字方式搜尋所得結果，不足以逕認消費者產生混淆誤認。（感想：網路關鍵字並非萬能）
3.著作權侵權案件，關於實質近似的判斷，法院認為，除了用「一般閱聽觀眾」觀察外，本件創作均係以幼童為訴求對象，還要考慮幼童對於擬人化角色間之細微差異較諸成人更為敏感，對於部分差異之效果更形放大。（感想：認為擬人化動畫的訴求對象主要是幼童，也可能是一種偏見？）

本週掃描4則智慧財產法院判決：
1.著作權專屬授權與否爭議，經最高法院發回，更一審判決認為依契約真意有專屬授權。（註：筆者於2022/12月旦會計實務研究第60期有一短文評析本件最高法院111台上1299號判決）
2.專利授權契約爭議，法院認為專屬授權專利後，專利權人另與他人在簽署授權契約，屬債權契約，不得依專利法第62條第3項及民法第71條規定主張該契約無效。
3.商標侵權案件，法院認為權利人依照商標法第71條第1項第3款所設「零售單價倍數或總額（法定賠償額）」請求者，不以侵權人業已實際銷售為必要，且無須扣除侵權人之成本及必要費用。
4.專利權契約案件，原告主張依「解除」後法律關係請求，但法院認為原告實為「終止」，並非「解除」，駁回原告請求。

整理：吳尚昆

本週掃描3則智慧財產法院判決：
1.母公司並非當然取得子公司受雇人完成創作之著作權。
2.「DW」與鏡向相反英文字母商標近似程度高。
3.新聞報導的侵權及豁免認定。

【裁判案由】違反著作權法
智慧財產及商業法院111年度刑智上易字第56號刑事判決
要旨：
子公司荷包袋公司非告訴人之分公司，參照公司法369條之2規定，子公司之人事、財務或業務經營受到他公司直接或間接控制之公司，但母公司與子公司形式上都具有法人人格，在法律上子公司具有獨立法律地位，子公司既然為獨立之公司，其資產如本件之著作財產權利由其自行享受，並負擔義務，是子公司得以自身名義進行營業活動。依此，證人佘OO主觀上雖認為三家公司都由其經營，荷包袋公司著作財產權理當由其享有等情，但荷包袋公司為獨立之有限公司，其取得受雇人完成著作之著作財產權，在法律上仍非屬告訴人公司，否則證人佘OO不至於為完備取得著作財產權法律地位而於原審審理程序再提出上開授權契約書。
Lawsnote七法－法學資料庫

【裁判案由】商標異議
智慧財產及商業法院111年度行商訴字第43號行政判決
要旨：
依據爭商標之使用證據可知，ELLE網站及MarieClaire美麗佳人雜誌之報導、BAZAR雜誌之專訪及旅遊札記內文均以「DW」指稱參加人之手錶品牌，可知消費者見據爭商標2、3，仍會以「D」字母發音唱呼，而與系爭商標發音完全相同，據爭商標2、3外觀上全部或部分為

，與系爭商標相比，其外觀、觀念亦相彷彿。又系爭商標恰為據爭商標1「DANIELWELLINGTON」二英文字之縮寫，雖外觀近似度不高，惟觀念、讀音仍屬近似。綜上，於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，具有普通知識經驗之消費者，仍可能會誤認系爭與據爭商標之商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應構成近似商標。
Lawsnote七法－法學資料庫

【裁判案由】侵害著作權有關財產權爭議等
智慧財產及商業法院111年度民著訴字第67號民事判決
要旨：
經查，被告報導為被告等人所撰寫之新聞報導，原告主張被告報導侵害系爭報導之範圍，並提出原證20列表為其依據，惟細繹被告報導之敘事結構、撰寫方式及文字編排，均與系爭報導顯然不相同，又被告報導1提及該業者未取得許可證之前即輸入，涉嫌違反藥事法第84條未經核准擅自輸入，全案由調查局新北市調查處偵查中；被告報導2則提及高雄市勞工局正介入調查及該局主秘○○○之說法；另被告報導3則敘述記者致電受訪者未接聽，且北市教育局介入調查；被告報導4亦有提及教育局及社會局介入調查，後續由婦幼隊接手及記者致電幼兒園主管等節，上述內容均未見於系爭報導，足證被告報導確為被告等人採訪、蒐集資料後所撰寫，為其原創之語文著作甚明。次查，原告雖主張被告報導係重製系爭報導，侵害系爭報導之著作財產權等語，惟被告報導1敘及新北市衛生局說法、媒體報導；被告報導2提及該餐廳之時空背景及謝姓女代書之說明；被告報導3記載遭週刊爆料、根據週刊報導；被告報導4則敘述新北市教育局之說明各節，此均係被告等人以新聞紙、網路為時事報導時，在其報導之必要範圍內，得利用其報導過程中所接觸之著作，依著作權法第49條之規定及前開說明，本即可豁免，本案自無須再行斟酌其它合理使用之權衡要素，原告徒以原證20比對結果稱有質、量之相似，已難認有據。
Lawsnote七法－法學資料庫

整理：吳尚昆

本週掃描四則智慧財產法院判決：
1.商標侵權案件中關於賠償金額酌減、預防侵害請求及銷毀請求。
2.著作權集管條例中的不確定法律概念及判斷餘地。
3.小吃店使用伴唱機點唱未授權音樂著作是否違反著作權法的蒐證認定。
4.確認專利申請權及專利權案件。

整理：吳尚昆

本週掃描一則最高法院智慧財產權案件判決，本件是鼎泰豐公仔多件侵權爭議案件之一。

【裁判案由】侵害著作權有關財產權爭議等
最高法院111年度台上字第837號民事判決
要旨：（為方便閱讀，以下小標題、分段及字體加黑係筆者所為）

廢棄發回部分

消滅時效問題

按消滅時效，自請求權可行使時起算。著作權法第85條及第88條之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，2年間不行使而消滅。民法第128條前段、著作權法第89條之1前段分別定有明文。此所謂知有損害及賠償義務人之知，係指明知而言。原審既認產品一、三均屬季節性商品，無法證明鼎泰豐公司於102年及103年間曾寄送各該產品予上訴人，上訴人於104年8月28日、9月4日寄發之存證信函亦未明白指出鼎泰豐公司之何種產品侵害其著作財產權，則上訴人究於何時得知系爭產品侵害其著作財產權？又答辯狀或補充理由狀所示之兒童餐具，僅與產品二第一個兒童餐具有關，如何證明上訴人已知悉產品二其他兒童餐具亦侵害其著作財產權？原審未調查審認上訴人分別於何時得知個別產品侵害其著作財產權，遽謂上訴人於104年9月4日寄發存證信函前，或105年3月1日收受答辯狀或同年月7日提出補充理由狀時已知悉侵權之事實，其損害賠償請求權已罹於時效云云，已嫌速斷。

損害額酌定

次查原法院108年度民著上字第4號判決，係考量鼎泰豐公司將上訴人之美術著作重製於明信片非顯著位置對外販售，平均月銷售額約僅3000元等因素，酌定上訴人之損害額為2萬元（見原審卷㈢第24至25頁），而本件鼎泰豐公司係擅自重製改作系爭美術著作，使用於系爭產品之外包裝或兒童餐具上，上訴人於原審一再主張：系爭產品之銷售金額至少有740萬8188元等語（見原審卷㈡第574至575頁、卷㈢第220頁、第308頁），倘屬可採，二案之侵權態樣、銷售金額均有顯著差異，乃原審竟謂二案之情形類似，逕以每一美術著作2萬元酌定鼎泰豐公司所受利益數額，亦有可議。
再查上訴人於事實審係主張：鼎泰豐公司擅自重製、改作美術著作一至三使用於產品一，擅自重製、改作美術著作一、二、四至六使用於產品二，擅自重製、改作美術著作一、二使用於產品三等語（見一審卷㈢第441至442頁、原審卷㈠第77至78頁），倘非虛妄，個別美術著作受侵害之情形並不相同，則原審概以每一美術著作2萬元計算鼎泰豐公司所受利益，是否合理？

登報

倘上訴人所受損害或鼎泰豐公司所受利益非微，其數額與登報所需費用相較，是否不符比例原則而無命登報之必要？如僅就判決書內容之一部登載新聞紙，是否仍不應准許？即非無斟酌之餘地。

重複起訴

上訴人於第4號事件係主張鼎泰豐公司指示顏淑美擅自重製、改作包含美術著作三在內之美術著作，使用於「鼎泰豐賞月趣鳳梨酥禮盒」等包裝，似未提及系爭產品（見原審卷㈢第253至282頁），則能否謂本件上訴人請求鼎泰豐公司返還因侵害美術著作三之著作財產權所受不當得利部分，已於第4號事件中為請求，於本件不得另為請求？均滋疑義。
上訴人前以鼎泰豐公司擅自重製、改作「Q版包仔」、「Q版籠仔」使用於該公司委託第三人製造之「鼎泰豐中秋禮盒-鳳梨酥禮盒」、「鼎泰豐兒童餐具禮盒」，侵害其著作權為由，對鼎泰豐公司等2人起訴請求損害賠償（第18號事件），上開「Q版包仔」、「Q版籠仔」或「鼎泰豐中秋禮盒-鳳梨酥禮盒」、「鼎泰豐兒童餐具禮盒」（見原審卷㈠第345至398頁）與美術著作一、二或系爭產品是否相同？倘為相同，則上訴人有無就同一損害為重複請求，而違反一事不再理原則？亦待釐清。

駁回上訴部分（即上訴人以著作人格權受侵害，請求被上訴人連帶給付90萬元本息部分）

按著作權法第3條第1項第1款所稱著作，指著作人運用自己之智慧、技巧，將屬於文學、科技、藝術或其他學術範圍之創作，以自己之方法表現著作內容，使他人得以感官之反應，覺察其存在而言（該款立法說明參照），可知著作為個人智慧、技巧之具體表現，與著作人之人格緊密連結，而具有高度專屬性，此觀著作權法第21條規定著作人格權專屬於著作人本身，不得讓與或繼承即明。我國著作權法對於受雇人於職務上完成之著作，雖採創作保護原則，即以實際完成創作之受雇人為著作人，然受雇人從屬於雇用人，利用工作時間完成創作藉以獲取薪資，倘雇用人卻無法取得著作權，將影響其投資研究發展意願，為調和雇用人與受雇人間之權益，該法第11條第1項但書容許雙方約定以雇用人為著作人。惟著作人格權既屬人格權之一種，受雇人於職務上完成之著作，其著作人格權本應專屬於受雇人本身，以約定歸雇用人享有為例外，是倘勞雇雙方就著作人格權何屬之約定不明時，應採有利於受雇人之解釋，即推定為受雇人享有，俾符人格權以保障人性尊嚴價值為目的之立法旨趣。原審本其採證、認事之職權行使，認系爭切結書第6條僅約定顏淑美任職期間完成之專利、著作或其他智慧財產，其權利均專屬於上訴人所有，就其著作人格權歸屬約定不明，自應推定歸顏淑美享有，因以否准上訴人該部分之請求，經核於法洵無違誤。

https://bit.ly/3HcYs1j

整理：吳尚昆

本週掃描二則商標案件判決：
1.真品平行輸入口商在產品背面貼紙雖有原告商標文字，但因貼紙歪斜、粗糙，與原始包裝之設計精美，用色與風格均迥異，法院認為不致使消費者將之當作商品來源之主要文字。（編按：此理由不無可議之處）
2.被告在大陸搶註商標後，在台灣行銷大陸商品，法院認為成立侵權。（編按：本件原告只請求防止侵害及判決登報，並未請求金錢賠償）

整理：吳尚昆

本週掃描二則智財判決：
1.著作權侵權案件中，關於產品規格及簡單功能描述，法院認為無原創性，而不受著作權法保護。（編按：案述情形未必無原創性，但可能有表達/構想合一的情形）
2.被告於離職前大量的將告訴人公司電腦電磁紀錄（檢察官認為不屬營業秘密）重製拷貝至其個人隨身硬碟，並於離職後攜帶至新設立之公司，無論有無使用該等電磁記錄，均成立妨害電腦使用罪。（編按：本案判處被告有期徒刑六月得易科罰金，被告雖與告訴人和解，但仍否認犯罪，法院不予緩刑）

整理：吳尚昆
本週掃描3則智財法院判決：
1.商標侵權案件對於排除商標侵害要件及損害賠償的討論。
2.商標近似的判斷標準及方法。
3.台大研究生主張老師主持科技部研究計畫中部分研究成果著作權案件。

整理：吳尚昆
本週掃描一則最高法院判決及一則智財法院判決：
前者爭點為：「樂膚寶」與「樂膚寧」是否構成商標近似？侵害商標權之商品不同時，應如何計算損害賠償？
後者爭點為：提供雲端點歌機供不特定人得付費點唱歌曲之行為，是否屬於著作權法上之「公開上映」利用行為？

整理：吳尚昆
本週掃描２則智財法院判決：
1.「ATWO」商標爭議，一審法院認為此為奶粉商品的暗示性描述之商標，具先天識別性。
２．關於侵害著作權刑事犯罪的故意認定，二審法院適用「罪證有疑，利於被告」之證據法則維持一審無罪判決。