整理：吳尚昆
本週掃描5則智財法院商標權案件判決：
1.自稱權利人已表示不再行使權利，原告請求確認請求卻不存在，無確認利益。
2.商標搶註事件，兩造都提出臉書相關貼文資料當證據，法官並參酌網路大數據特性認定有無「於申請日前已知悉據以異議商標存在，有意圖仿襲而提出申請」的情形。
3.「泰山小吃店」有無侵害「泰山」商標爭議。
4.「台灣老行家有限公司」有無侵害「老行家」商標爭議。
5.AMAZON公司申請「TRUEMESH」商標爭議，法院認為該商標就網路相關商品部分，明顯描述涉及網路技術及功能，不具識別性；但智慧局原來的核駁理由通知程序有瑕疵，使原告無從於原處分審定前為減縮或分割的決定。
【裁判案由】確認請求權不存在
智慧財產及商業法院112年度民商訴字第41號民事判決
要旨：
查本件原告主張系爭MagSafe系列手機殼並無侵害系爭商標之情事，而被告曾對原告寄出原證1所示之警告函，並發動刑事搜索程序，故請求確認被告基於系爭商標對原告以系爭圖樣使用於手機殼產品之損害賠償請求權、侵害排除請求權及侵害防止請求權不存在云云。然觀之原證1(本院卷第23至25頁)之內容係被告對於近期關於市面上其他廠商販賣標示系爭商標之手機殼，致消費者誤認係被告所販賣之產品之情形，已向警方報案並蒐證，並向加盟商及合作伙伴說明並表示歉意，該函均未提及原告之名稱，亦未記載要求原告將載有該商標之商品全數下架，且未經被告授權前，不得持有、陳列、輸出或輸入載有該商標之商品等語，故該函係對被告加盟商之說明函，並非對原告之警告函，故原告未證明被告有何禁止其販賣系爭MagSafe系列手機殼及請求損害賠償之行為。且被告於本院開庭時表示「原告今日所提出附件所示的產品，我們不會再主張商標權，亦不會主張侵害排除及侵害防止、損害賠償」等語（本院卷第169頁）。準此，兩造間就系爭MagSafe系列手機殼是否侵害系爭商標之法律關係並無不明確，亦無如不訴請確認，原告在私法上之地位將有受侵害之危險之情形，顯然欠缺即受法律上之確認利益，當不能提起本件消極確認之訴。⒊原告雖主張被告有對其發動刑事搜索扣押程序禁止其販賣系爭MagSafe系列手機殼，然被告於112年7月15日已撤回刑事告訴，且臺灣臺北地方檢察署檢察官以112年度偵字第22525號為不起訴處分，有刑事撤回告訴狀、不起訴處分書可參（本院112年度民暫字第13號卷第93至98頁），故原告此部分主張亦無法證明其在私法上之地位將有受侵害之危險之情形，故顯然欠缺即受法律上之確認利益。是原告上開主張，尚屬無據。
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【裁判案由】商標異議
智慧財產及商業法院112年度行商訴字第43號行政判決
要旨：
原告雖主張參加人所提出之臉書紀錄，為創立者或授權者所製作，內容未必實現，且所載試營運日期有所不同，尚不足證明據以異議商標有先使用之事實云云。惟依異議申證4之Facebook粉絲專頁內容，部分貼文實際張貼日期雖晚於卷附申證4所顯示日期一日且有編輯紀錄，然其實際張貼日期仍早於系爭商標申請日，且編輯前後內容均可見「小啡巷」、「…試營運時間109.11.14…」等文字，亦未修改該等貼文所附照片，復可見該等貼文經點讚、留言或分享次數，難謂有內容不實之情形；又業者依照實際開業準備情形，調整試營運日期亦符合一般商業習慣。是以，原告上開主張不可採。
依據參加人所提出之申證2、10之Line通訊軟體對話截圖(乙證1卷第19至20頁、第112至113頁)，可知參加人表弟(兼共同經營者)張哲瑜與其朋友Jim於2020年5月12日即於對話中討論店名之筆畫、吉凶，其對話內容略為「咖啡巷」、「咖啡象」、「巷咖」、「就是吉了」、「因為我表姊希望有大象的元素」、「所以我才以諧音象去發想」、「巷」、「小啡巷」、「然後剛剛跟我表姊說XD」、「他居然喜歡XDDDD」等文字，同年月21日參加人亦告知友人其店名為「小啡巷」，並於同年6月14日起與設計人員討論字體、圖形等，堪認參加人以「小啡巷」文字做為其開店店名之發想，始於2020年5月12日。
再者，透過公開社群媒體Facebook查詢，可發現原告前男友張勝堯，與參加人「小咖巷」圖樣之設計師蔡秉勳為互相認識之好友；而原告本人則與神諭盃全國拉花比賽評審賴冠宇是互相認識之好友，而神諭盃全國拉花比賽正是參加人前以小啡巷名義贊助參與，賴冠宇更曾至與參加人共同開業之表弟張哲瑜Facebook上有關小啡巷咖啡廳貼文直接按讚，由此可知參加人與原告之周圍交友圈高度重疉，而不難得知據以異議商標之存在，此有參加人商標異議階段所提申證8人物關係圖及臉書截圖(乙證1卷第41至45頁)可證。因此，原告本身與神諭盃咖啡已有淵源，且於Facebook大數據運算下，對於朋友所關注、按讚之文章，通常也會被投放呈現，共同朋友圈、商業圈所接收到之訊息大部分會重疉，況原告本身同為咖啡相關領域從業者，對於相關資訊將會投以更高注意力。相較之下，至於原告異議答證3之「『小啡巷coffeealley』店名發想由來」一文及Line對話擷圖(乙證1卷第78至85頁)，前者僅為原告單方之陳述，證據力薄弱，仍待其他具公信力之證據相互勾稽佐證，始得採信；而依後者內容固可知原告於2020年5月間即透過房仲業者尋找店面，並於同年9月11日詢問設計Logo相關事宜，然該日對話紀錄並未見「小啡巷」文字，原告至同年月28日始傳送「我們名字想好惹~」、「小啡巷」等內容，除已晚於前揭據以異議商標使用日期外，亦未見選用「小啡巷」文字之討論磋商過程，自無法合理解釋選用該文字非出於知悉及仿襲據以異議商標之結果。是以，原告此部分之主張亦不可採。
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【裁判案由】排除侵害商標權行為等
智慧財產及商業法院111年度民商訴字第40號民事判決
要旨：
衡酌據爭商標1至3主要部分之文字與被告營業主體名稱為完全相同之中文字「泰山」，據爭商標1至3為著名商標，且所指定使用之商品為類似之商品、服務，據爭商標1至3之識別性非低，原告在國內有多角化經營或可能經營之情形、被告於104年6月5日設立登記時難認出於善意等相關因素綜合判斷，被告以「泰山」作為其營業主體之名稱，並經營類似之餐館業、其他餐飲業、食品什貨及飲料零售業等，以具有普通知識經驗之相關事業或消費者，就二者以異時異地隔離觀察，並於購買、洽詢時施以普通之注意，極有可能會誤認二者來自同一來源，或誤認其來自雖不相同但有關聯之來源，而產生混淆誤認之情事，且系爭商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性將遭到淡化，使系爭商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象，已有減損商標識別性之虞，自有商標法第70條第2款視為侵害商標權之情形。至於被告雖辯稱其使用「泰山」二字作為火鍋店名稱均早於原告據爭商標1至3之註冊時間，難認被告有攀附原告商譽等之不正競爭云云，惟據爭商標1至3與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性將遭到淡化，使據爭商標1至3在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象，即有減損商標識別性之虞，業如前述，已該當商標法第70條第2款視為侵害商標權之情形，此與不正競爭有所不同，是被告前開主張，尚非有據，應無可採。
查被告雖辯稱縱有侵害，亦屬善意先使用云云，惟查被告設立登記時間點為104年6月5日，均晚於據爭商標1至3，況據爭商標1至3於上開設立登記時間點已為著名商標，被告經營相同或高度重疊之業務實難委為不知，是被告此部分之抗辯，已難採信。被告復辯稱其商號名稱乃沿用徐OO於72年經營之小吃店名稱云云，然商標法第36條第1項第3款關於善意先使用之規定，並未以註冊之商標是否著名為判斷依據，而係以先使用人在他人註冊商標前已經使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務為前提，本件原告於49年10月21日設立登記後，即以「泰山」之文字使用於所經營之食品類營業項目，此觀諸原告廢止商標1、2乃分別於61年6月27日、68年11月21日即申請，實均早於徐OO於72年間經營之泰山小吃部，雖原告廢止商標1、2於111年8月31日經智慧局廢止，惟均無礙於原告早於68年間即有使用「泰山」之文字指定使用於調味品商品類別之事實，而調味品類別與食品業亦有高度重疊及相當之關聯，是縱認徐OO於72年即有經營泰山小吃部之情形，斯時原告已使用廢止商標1、2於指定之調味品類別多年，徐OO經營泰山小吃部之時間點均晚於原告使用泰山之文字，OO縱使沿襲徐耀德所使用之泰山名稱，實難認其為善意先使用，是被告前開辯解，亦非可採。
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【裁判案由】排除侵害商標權行為等
智慧財產及商業法院112年度民商上字第11號民事判決
要旨：
上訴人雖主張香港老行家就「老行家」品牌設立及商標之註冊均早於被上訴人，否認系爭商標係經由被上訴人推廣而為著名商標云云。惟系爭商標係由被上訴人在我國申請註冊商標，並非香港老行家，且參以被上訴人之品牌所隸屬之老行家集團於87年間成立，雖曾跨足馬來西亞、香港、台灣、新加坡、澳門等，然於98年起因集團經營策略，已與香港老行家切割，各自獨立經營，目前老行家集團品牌經營僅包含馬來西亞、台灣、新加坡、澳門(原審卷一第75至77頁)，足見被上訴人使用之系爭商標及「老行家」品牌已與香港老行家無關。況上訴人迄未提出香港老行家於我國行銷使用之相關證據資料，亦未提出我國相關消費者普遍認知「老行家」所表彰商品或服務之來源係香港老行家而非被上訴人之相關事證，是上訴人執此否認被上訴人之系爭商標為著名商標，並不可採。
上訴人雖主張其僅從事食品顧問業，與被上訴人以系爭商標使用於販售燕窩等商品不同，其無將公司名稱使用於表彰任何商品或服務來源，兩者涉及之商品及服務不相似，相關消費者無從就上訴人公司名稱與系爭商標產生聯想而有混淆誤認之情形，亦無減損系爭商標識別性等等。惟按商標法第70條第2款修正理由在於加強對著名商標之保護，倘明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性之虞，即構成該條款之視為侵害商標權情形，並不以實際上已構成混淆誤認或減損其識別性為限。本件依上訴人公司登記所營事業項目，除食品顧問業外，尚有食品什貨批發業、食品什貨及飲料零售業(原審卷一第29頁、卷二第155頁)，該食品批發、零售服務，既為系爭商標指定使用之商品即燕窩、珍珠粉等養生或保健商品之行銷或銷售管道，兩者即具有共同或關聯之處，極易因上訴人取與系爭商標相同之「老行家」文字，而使相關事業或消費者誤認其可能具有相同或關聯之來源，況系爭商標除指定使用於燕窩、珍珠粉等食品零售外，亦有指定使用於相關企業顧問及諮詢服務而有多元化經營之可能性，尚難認此不會造成相關事業或消費者混淆誤認之虞。再者，系爭商標於上訴人設立公司登記時，其於燕窩、蘆薈、珍珠粉等養生或保健食品等商品既屬著名商標，其識別性高，業如前述，衡酌上訴人負責人黎春叶所獨資之驛站公司既有在官網販售燕窩、珍珠粉等相同或類似商品之行為，則其取名「老行家」作為上訴人公司之特取名稱，非無使人將其與系爭商標產生聯想之意圖，自有減損系爭商標識別性之虞，故上訴人所述並非可採。
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【裁判案由】商標異議
智慧財產及商業法院112年度行商訴字第33號行政判決
要旨：
系爭商標係由略經設計之反白直書中文「萬家饗」置於紅色方形底圖上所組成。據以異議商標1、2係由圓形設計圖、外文「WANJASHAN」及中文「萬家香」由上而下排列組成，據以異議商標3則由中文「萬家香」置於圓形設計框內所構成。二者相較，用以唱呼之中文部分「萬家饗」、「萬家香」皆有相同起首「萬家」二字，字尾「饗」、「香」之讀音「ㄒㄧㄤˇ」、「ㄒㄧㄤ」亦極為相近，均予人美食或佳餚之聯想，若將其標示在相同或類似之商品上，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，二者商標近似，且近似程度不低。
原告另舉含有「萬家香」、「萬家」、「萬家福」、「萬家興」字樣之商標併存註冊案例，主張原處分違反平等原則及行政自我拘束原則云云（本院卷第22頁）。然本件係依照原告及參加人所提事證，審查有無商標法第30條第1項第11款本文前段規定情形，已如前述，原告所舉他案或係商標文字或圖樣設計與本件不同，或係指定使用之商品及服務有別，因個案事實及證據樣態之差異，於個案之法律及事實狀態基準時亦有不同，在個案中調查審認結果，當然有所不同，基於商標審查個案拘束原則，實難比附援引為本件之論據，被告並無原告所指違反平等原則及行政自我拘束原則之情事。
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【裁判案由】商標註冊
智慧財產及商業法院112年度行商更一字第1號行政判決
要旨：
系爭申請商標係由單純外文「TRUEMESH」所構成，其中「TRUE」有「真實的、確實的」之意，而「MESH」有「網狀物、網狀結構」之意。系爭申請商標之「TRUE」與「MESH」雖無空格，但因兩字詞文義並不艱澀，我國消費者容易將系爭申請商標外文朗讀獲致「TRUE」與「MESH」，即真正的網格、真正的網狀（網路）之理解。而在網際網路領域中，依其網路中各個節點互相連接之排列方式，可分為星狀（Star）、樹狀（Tree）、網狀（Mesh）等不同網路拓樸，將網狀（Mesh）拓樸之技術應用於無線網路中，可使每個節點都能夠作為路由器或終端設備，使各個節點相互連線、溝通，當其中一個節點故障時，其他節點依然能夠繼續運作，並自動修復連接方式及分配流量，以達到零死角無線網路覆蓋範圍及網路連線品質，此有西元2004年10月26日iThome「網狀網路讓WLAN更自由」、西元2018年12月18日痞客邦「認識全新的WiFi系統網狀網路（MeshWi-Fi）簡單說給你懂」、西元2018年3月23日T客邦「新一代MeshWi-Fi路由器好用在哪裡？一次將5款市售MeshWi-Fi路由器功能看完」及西元2020年5月28日COOL3C「MeshWi-Fi無線網路是什麼？網狀Wi-Fi、Mesh技術與優勢介紹」等網路文章在卷可參（訴願卷第54至72頁）。再徵以網路通訊傳輸領域，因各家商品之技術差異，而多有探討真偽Mesh情況乙情，亦有網路搜尋資料可佐（乙證1卷第231至236頁)。原告以「TRUEMESH」作為商標，指定使用於附圖所示第9類商品及第35、38、42、45類服務畫線部分，或係所指定商品名稱本身即具網路傳輸功能的通用名稱者（例如：路由器、無線網路延伸器、無線基地台等）；或為指定商品或服務名稱中（包含：網路、連結、橋接、連網、物連網、通訊、分享、傳送、傳輸、串流傳輸、接收、收發、遠端存取、上載、下載、電信、資訊技術諮詢等字詞），直接明顯描述涉及網路技術及功能者，整體與相關消費者之認知印象，僅在說明該等商品或服務具有真正網狀網路覆蓋技術之功能，或是採用該技術來提供之服務或與之密切相關，當為所指定商品或服務功能、性質、內容或相關特性之說明，不足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務來源之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，不具識別性。
觀諸原證8眾多報導確有提及「TrueMesh」，然由各該報導前後內容觀之，係將「TrueMesh」作為技術描述說明，而併同於報導中出現之文字或圖片，多有原告另一商標「eero」出現，則相關消費者觀之，會以外文「eero」作為商品或服務之識別來源…原告雖復主張行銷系爭申請商標出現另一「eero」商標屬商業上常態，消費者可將「TRUEMESH」與eero公司相連結，具有指向特定來源之識別性云云，惟綜觀前揭原證6與部分原證8內容為外文資料，我國消費者接觸情況不明，原告又未提供系爭申請商標商品在臺灣銷售量、營業額與市場占有率、廣告量、廣告費用、促銷活動的資料等證明有後天識別性的證據資料，尚難認系爭申請商標有前揭商標法第29條第2項規定之適用。
雖被告於作成原處分前，以109年2月11日（109）慧商20841字第10990130500號核駁理由先行通知書，通知原告系爭申請商標圖樣僅由單純未經設計之「TRUEMESH」文字構成，予人寓目印象有傳達中譯「真正的網路、真正的網狀（網路）」等意涵，指定使用於第9類全部商品及第35、38、42、45類全部服務，為指定商品和服務之性質、所涉技術或相關特性之說明，不足以使消費者認識其為指示及區別商品的標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，為不具識別性之標識。然該通知書係記載「於意見書中可為下列之說明：㈠本件商標如何使用或實際使用之態樣；㈡非商品和服務說明之具體事證；㈢已取得識別性之證據（例如該商標商品之銷售或服務之提供，廣告數量、廣告業者或傳播業者出具之促銷證明，各國註冊之證明等）」（乙證1卷第32頁），並未具體說明系爭申請商標與各該指定商品及服務之關聯性，致原告無從依上開通知書之內容於原處分審定前為減縮指定商品/服務或分割本件申請案之決定，為保障原告之權益，被告應重行踐行核駁理由通知之程序。
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