2019/4/25-2019/5/2智財法院判決要旨，本筆記僅快速記錄，建議閱讀判決全文。
108年05月02日107年度行商訴字第80號判決
商標不使用被廢止
商標維權使用
註冊商標應有使用之事實，始得保有其商標權，此為繼續維護其商標權利，稱為商標之維權使用。商標法第63條第1項第2款為商標權人為維護其權利而使用之典型，輔以使用主義，係註冊主義之補充制度，故商標權人應有真實使用，始不違反本款規定。商標之維權使用，應使相關消費者有識別商品或服務之功能，以表彰商標來源或信譽。如何判斷商標權人自己真正使用，應考量商標法第5條商標使用規定，客觀判斷商標之維權使用，是否對其指定商品或服務範圍內為之。商標權人所行銷之商品或服務時，不在商標所指定之商品或服務範圍，致不足以使相關消費者可識別商品或服務，以表彰商標來源或信譽，則無法認定商標權人有真正使用註冊商標。
108年05月02日108年度刑智上易字第12號
著作權侵權的蒐證
告訴人雖派員於105年4月20日至阿文卡拉OK店，蒐證點唱系爭歌曲二，並提出蒐證照片61張（見警詢卷二第64至94頁）。復經原審勘驗蒐證錄影光碟，並製有勘驗筆錄在卷可佐（見原審卷第208至213頁）。然上開蒐證錄影畫面顯示，現場點歌本內頁，均為白底黑字（見原審卷第211頁）。原審命警取回扣押之點歌本，並當庭勘驗，發現扣押之點歌本內頁有粉白色、綠白色、橘白色及藍白色，均無記載新增歌曲之字樣等情，有原審法院勘驗筆錄在卷可證（見原審卷第240頁）。職是，告訴人蒐證錄影畫面顯示之點歌本，其與警方至現場扣押之點歌本，顯不相同，無法確認告訴人蒐證錄影畫面中顯示之點歌本，究竟是否為○○○店內伴唱機臺之點歌本。經本院於108年3月26日之準備程序，當庭播放告訴人提出之阿文卡拉OK店蒐證光碟。雖可知該光碟之影片為連續拍攝，並無剪接等情。然現場之伴唱機台後方，可自行抽換記憶卡，以灌錄系爭歌曲二，使該光碟呈現系爭歌曲二影像之錄影。因抽換記憶卡之動作得於短時間完成，縱使現場有第三人停留，抽換記憶卡之動作，仍可輕易完成，故系爭歌曲二是否確為被告侯景堯所灌錄重製，容有疑義（見本院卷第83至85頁）。
108年04月29日107年度民商訴字第17號
商標搶注
按我國商標法係採取註冊主義，而非使用主義，故先使用而未註冊之商標，原則上不予保護。惟我國商標法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能（參見商標法第1條）。商標法第30條第1項第12款之規範目的即在於避免剽竊他人創用商標而搶先註冊，以維護市場公平競爭秩序，故上開規定之「先使用商標」應不限於著名商標，亦不區分其先使用行為究係在國內或國外，均有其適用，方得遏止惡意搶註他人商標之行為。至於申請人是否基於仿襲意圖所為，應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷（商標法第30條立法理由參見）。準此，商標法第30條第1項第12款之規範目的在於避免剽竊他人創用商標而搶先註冊，以維護市場公平競爭秩序，故「先使用商標」不限於著名商標，亦不區分其先使用行為究係在國內或國外，均有其適用，方得遏止惡意搶註他人商標之行為。
綜上，系爭商標申請註冊前，在大陸地區已有第三人先為註冊使用（圖樣部分為虛擬增強公司、文字部分為隆客色公司），原告為大陸地區前開業者之經銷商，因而知悉系爭商標存在，自屬因業務往來之關係，知悉他人商標存在，且因依卷內事證，難認系爭商標之註冊已得大陸地區業者之同意，故原告於我國申請註冊系爭商標，有違商標法第30條第1項第12款之規定，而有應撤銷之原因，依智慧財產案件審理法第16條規定，原告於本件民事訴訟中即不得對被告主張權利。
108年04月25日107年度行商訴字第83號
確認撤銷商標處分無效之訴
商標被撤銷處分確定，再提確認處分無效之訴
被告於審酌系爭商標時，已依職權分別通知原告與參加人表達意見並調查雙方所提證據，被告認定系爭商標違反商標法第30條第1項第12款而撤銷系爭商標之註冊，係合法行使行政裁量權，無違法之重大明顯瑕疵：依照被告公布之「商標爭議案審查流程注意事項」，被告應於收到申請評定人之申請書後，開始程序審查。為確保商標權人之權益，被告會通知被評定人答辯，被告收到被評定人答辯後始為實體審查。倘被告於審查過程中如認為事證不明確，再通知被評定人補充答辯，被告於詳細審酌申請人之陳述意見書以及被評定人之答辯書後，始依據職權作成處分決定。本件被告於收到參加人之評定申請書後，已依前開審查流程注意事項通知原告答辯，原告於106年3月28日商標評定答辯書中否認參加人所提之出口報單、商業發票等文件之形式真正。被告復通知參加人陳述意見，參加人乃於106年5月2日商標評定陳述意見書Ｉ中回應原告之質疑。是被告根據前開審查流程注意事項，已給予原告及參加人就系爭商標是否有商標法第30條第1項第12款之情事表達意見之機會，並經審酌雙方書面意見後，基於行政裁量權，採認參加人所提證據。被告已於原處分中就相關事證詳為審酌及論斷，並對原告之主張何以不足為採，分別予以指駁甚明，並無違法使用行政裁量權之情事，原處分自無「重大性」及「明顯性」瑕疵，應予尊重原處分之決定，原告主張參加人所提證據應經公證單位認證，無證據能力等言，並無必要。原告今指稱被告違反行政程序法第36條以及第40條之規定，顯係就被告取捨證據、認定事實之職權行使，指摘為不當，然被告係依法行使行政裁量權，無行政程序法第111條第7款所稱之重大明顯瑕疵。
108年04月25日108年度刑智上訴字第9號
撤回告訴
告訴不可分
起訴書既稱被告李平和「並與」被告林嘉愷、幸紹文、陳宥伍等人共同將灌錄有附表一二歌曲之伴唱機主機、及灌錄有附表三歌曲之外接式硬碟,於99年4月5日左右,先後出租予王裕祥,並藉以互相幫襯提升彼此伴唱設備之出租業務,顯係共同基於侵害同一告訴人著作財產權之犯意,出於履行被告等與王裕祥間單一租賃契約之目的所為之接續行為、其等所侵害之對象為單一告訴人之著作財產權、出租對象均為王裕祥、機臺及外接式硬碟放置地點相同,被告等之行為時間密接、地點相同、被害人之法益相同,前後行為之獨立性薄弱,依社會一般之經驗法則,顯難以切割為不同行為,應認為係接續犯之一行為。而告訴人既已就共犯之一李平和撤回告訴,其撤回之效力自及於被告美華公司、林嘉愷、幸紹文、陳宥伍等人。
公訴人就本件被告林嘉愷、幸紹文、陳宥伍等人起訴之範圍,僅及於:I.告訴人為揚聲公司(專屬被授權人);2.授權人為環球公司(附表一)、寶麗金公司(附表一)、愛貝克斯公司(附表二)、華研公司(附表二)、豐華公司(附表二);3.侵害著作為視聽著作;4.侵害行為態樣為著作權法第92條擅自以出租之方法,侵害他人之著作財產權;5.被告林嘉愷、幸紹文、陳宥伍僅就違反著作權法第92條罪嫌部分,與李平和為共同正犯。
108年04月25日106年度民商上字第12號
商標識別性
通用名稱
威爾斯公司、翁一緯雖辯稱，麥奇公司所註冊之「TutorABC」等商標，其中「tutor」文字，消費者應可直接理解該文字的一般含義為「指導教師」、「家庭教師」、「教導」等，該文字本身應屬於教育服務的通用名稱，且屬於產品服務的描述性或暗示性文字商標，因此不應保留給特定人專用，而使其他競爭同業無法使用該通用詞彙云云。惟查，我國人民習用之文字為中文，「Tutor」並非極度通俗常用之英文單字，且在線上英語教學服務係麥奇公司於93年在我國首創之全新經營模式，並以「TutorABC」商標來表彰該服務，「Tutor」或「TutorABC」顯非線上英語教學服務之通用名稱，且麥奇公司首創之線上英語教學上課方式，打破了傳統之英語教學之老師須與學生至同一地點、面對面上課之模式，此種提供服務模式，已超出「Tutor」原本之意涵，故「Tutor」使用於線上英語教學服務，並非直接說明服務的性質而不具有識別服務來源之作用，加上麥奇公司註冊了一系列「Tutor」商標，並投入大量資源長期廣泛地行銷使用「TutorABC」商標，更提高其後天之識別性，而成為著名商標，相關消費者在看到「TutorABC」或「Tutor」系列商標時，會指向特定之來源即麥奇公司，此等麥奇公司耗費大量心血所建立之品牌識別度，及消費者心目中之特定指向作用，正是商標法所欲保護之客體，且符合商標法第1條所揭示之保護商標權，及消費者利益，及維護市場公平競爭之商標法的立法目的。本院認為「TutorWell」商標與「TutorABC」及「Tutor」系列商標之組成方式相同，整體觀之，構成高度近似之商標的理由，已如前述，威爾斯公司、翁一緯之上開辯解，不足採信。
108年04月25日107年度民商上字第1號
商標識別性
通用名稱
1.任何文字商標除非是獨創性商標，否則均係以既有字彙所構成，所謂的任意性商標與暗示性商標，即是以既有字彙，依其所指定使用之商品或服務本身或其品質、功用、特性等關聯性高低，而取得任意性商標或暗示性商標之保護，此類商標均具有先天識別性，更何況即使是不具先天識別性之商標，也可以透過後天大量使用取得後天識別性，此與該文字是否為既有字彙無關，因此，若以「Tutor」為常見單字或早就存在之字彙，即謂不具識別性、不可能成為系爭「TutorABC」商標主要識別部分，顯過於速斷，且與商標識別性之判斷標準有違。
2.再者，系爭「TutorABC」商標雖有「英文家教」之意，然使用在其所註冊之商品服務類別，或其所著名之線上英語教學領域，應為具有先天識別性之暗示性商標，理由業經本院詳為論述如前，依空中美語公司之網頁所示，其課程亦有1對1家教班、1至5人小團體班及大講堂課程（見本院卷一第340、356頁），「Tutor」並非可用來直接描述兩造之線上英語教學服務，若要描述此服務，應使用「LiveOnlineInteractiveEnglish/LanguageInstruction」而非「Tutor」，且依麥奇公司所提競爭同業名單（見本院卷三第105至108頁），可知市場上有許多從事線上英文教學的業者均未使用Tutor為品牌主要部分，如EF英孚教育、Engoo、MySkylines、Talxfun等等，益證Tutor一詞並非為線上英語教學業者所普遍使用。另若干在系爭「TutorABC」商標申請前使用「Tutor」作為商標一部分者（見原審卷一第333至352），其或因註冊類別與本件不同，或因後天識別性取得註冊，已如前述，且數量不多，無法認為在系爭「TutorABC」商標申請註冊前，「Tutor」已被廣泛使用在類似領域，至於空中美語公司另提出之國外諸多業者在第41類以Tutor作為商標之一部申請註冊之列表（見本院卷四第345至357頁），然商標法採「屬地主義」，他國情形與我國無關，且上開所舉國家人口數均遠遠大於我國，但註冊於第41類之以Tutor為部分之商標，卻低於麥奇公司在台灣已註冊和申請中之Tutor系列商標數，益證麥奇公司之商標在我國確實已形成Tutor系列商標。
108年04月25日108年度刑智上易字第19號
販賣虛偽標記商品
商標使用
剪標
童偉堯係址設臺中市○區○○路000號「春安被服加工廠有限公司」之負責人，其與詠信服裝有限公司（下稱詠信公司），均為競爭臺中市立崇倫國民中學（下稱崇倫國中）制服外套之成衣製造商，童偉堯於民國105年2月中旬至6月底間（即104學年度第2學期）某日，送制服外套樣本供崇倫國中檢視時，因外套色差過大，未被崇倫國中列為合格外套製作廠商，竟意圖欺騙他人，基於販賣虛偽標記商品之犯意，於105年10月底，以詠信公司所生產製造、且崇倫國中審核通過之外套制服為樣本，委由不知情之涂智傑向大陸不詳成衣加工廠訂做相同之崇倫國中外套200件，並在外套內之洗滌標籤上虛偽標示為「詠信服裝有限公司，統一編號：00000000，地址：臺中市○區○○街000號，電話：（04）00000000」，自大陸地區輸入後，將其中60件交給委託其代訂的不知情美麗登手藝百貨行負責人孫家華，於106年1月下旬將其中2件以每件新台幣（下同）850元價格販賣給友人，並將剪除洗滌標籤之外套交給不知情之天威文具行負責人陳信助寄賣。
核被告所為，係犯刑法第255條第2項之販賣虛偽標記之商品罪。被告意圖欺騙他人，就商品為虛偽標記後進而持以販賣，其虛偽標記之低度行為為販賣高度行為吸收，不另論罪。起訴書雖認被告所為係犯商標法第95條第3款之罪，然商標法所稱商標之使用，須以行銷為目的，且足以使相關消費者認識其為商標者，始足當之（商標法第5條第1項規定參照），本件告訴人所註冊之第1518165號「詠信及圖」商標（下稱系爭商標），是由梅花圖形內置詠信二字所組成（見偵卷第43頁），而上開洗滌標籤上並未使用系爭商標圖樣，而是標示字體大小均一致的「詠信服裝有限公司」字樣，其並未特別將「詠信」二字放大，是相關消費者見該洗滌標籤之記載，會認知是公司名稱之表示，而不會認識其為商標，故被告所為並非商標之使用，從而，公訴意旨認被告所為應構成商標法第95條第3款之罪，尚有未洽，然起訴之犯罪事實同一，自應由本院變更起訴法條而為審理。
