[判決筆記]專利更正再抗辯的合法性

原告提起專利侵權民事訴訟,被告爭執專利有效性,原告再就其所主張專利向智財局申請更正部分申請範圍;在原告所提出之更正案,尚未經智產局審查核准前,法院審理對象要以原告起訴時所主張專利申請範圍為準?還是要以其所提出更正案為準? 最近智慧財產法院作成一民事判決,值得研究。


爭點

在民事專利侵權訴訟,幾乎大多數被告都會提出專利有效性抗辯,而且在我國智慧財產法案,無效抗辯成功機率很高。

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(圖片引自智慧財產法院

原告為抵禦專利無效事由,也經常會藉由更正申請專利範圍,以確保行使專利權。而在原告提起訴訟後,就其所主張專利向經濟部智慧財產局提出更正案,更正部分申請範圍,在原告所提出之更正案,尚未經經濟部智慧財產局審查核准前,法院民事訴訟審理對象要以原告起訴時所主張專利申請範圍為準?還是要以其所提出更正案為準?


智慧財產法院106年度民專訴字第100號民事判決

判決連結

本件民事判決對於上開爭點認為符合一定的要件下,可獨立判斷更正案的合法性,並作為判決對象。

(以下判決理由,其中標題、分段及標色重點為筆者添加)

更正再抗辯是必要訴訟手段

在民事專利侵害訴訟,被告抗辯專利權有應撤銷之原因(無效抗辯),原告為解消(排除)無效事由,維護其專利之有效性,除積極舉證反駁外,最主要防禦方法(對抗手段),即藉由更正系爭專利之申請專利範圍推翻無效抗辯事由,以確保專利權之行使,此即為日本實務及學理所通稱之「更正再抗辯」、「對抗主張」。

狹義解釋智慧財產案件審理細則第32條不妥

我國關於更正再抗辯之規定,即智慧財產案件審理細則第32條:「關於專利權侵害之民事訴訟,當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因,且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者,除其更正之申請顯然不應被准許,或依准許更正後之請求範圍,不構成權利之侵害等,得即為本案審理裁判之情形外,應斟酌其更正程序之進行程度,並徵詢兩造之意見後,指定適當之期日。」。

然依條文所稱:「且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者,除其更正之申請顯然不應被准許」,對於更正之申請是否只要符合新專利法第67條之更正要件,即非顯然不應被准許而具備合法性?又「應斟酌其更正程序之進行程度,並徵詢兩造之意見後,指定適當之期日」,似認為除有「更正之申請顯然不應被准許,或依准許更正後之請求範圍,不構成權利之侵害等」之例外情形外,原則上,法院仍應等候智慧局之更正審定結果,再為本案審理裁判

如此一來,法院即不具有自為更正合法性之判斷權限,一旦原告對於被告之無效抗辯提出更正再抗辯,恐將拖延訴訟審理之時程,導致審理細則第32條規定違反審理法第16條承認法院得自為專利有效性判斷之訴訟經濟、審理迅速化立法目的,自非妥適

應從智慧財產案件審理細則第32條的立法理由檢討

又觀之審理細則第32條之立法理由謂:「當事人提起專利權侵害民事訴訟,法院須判斷侵害專利權之標的物是否屬於專利權之權利範圍,以判斷有無侵害之事實,如當事人主張或抗辯專利權有撤銷之原因,而專利權人已向智慧財產專責機關申請更正,則是否有侵害專利權範圍,須待智慧財產專責機關審核後,始能判定。因之,受理之法院應斟酌其更正程序進行程度及兩造意見後,指定適當期日。但如更正申請顯然不能被准許,或依准許更正後之申請範圍,不構成專利權侵害,則受理之法院可無須斟酌而即為本案裁判,爰訂定本條規定。」

可知,審理細則第32條規定,旨在規範民事法院於專利權人為更正再抗辯時,法院應斟酌其更正程序進行程度及兩造意見後,指定適當期日而為本案審理,並無限制法院僅於「更正申請顯然不能被准許」,「或依准許更正後之申請範圍,不構成專利權侵害」之情形下,始可為本案裁判,亦無限制法院不得自為判斷更正再抗辯之合法性,蓋以,所謂「更正申請顯然不能被准許」,顯然即屬賦予法院自為判斷更正申請之合法性甚明

學理支持法院自為判斷更正申請之合法性

學者亦主張:「學理上來說,智慧財產法院連是否有效都可以判斷了,更正居然不能自為判斷,舉重以明輕,應該讓智慧財產法院也可以判斷。」(100年度第5次智慧財產實務案例評析座談會議紀錄第36頁(謝銘洋教授發言),2011年7月8日)。

法官造法

審理細則第32條雖為更正再抗辯之原則性規定,然關於更正再抗辯之合法性要件規定,卻付之闕如,本院基於衡平理念、訴訟經濟、審理迅速化及避免專利權人權利濫用等理念考量,並參酌智慧財產案件審理法(含審理細則)立法時所參考之日本法制,從比較法觀點,歸納專利權人提出更正再抗辯之合法性,至少必須完全具備下述3項要件:
(A)提出合法的更正申請「包含單獨申請更正(訂正審判)或併於舉發程序提出之更正申請(訂正請求)」;

(B)根據該更正結果,將解消被告抗辯的無效事由;
(C)被控侵權產品、方法,落入更正後的專利請求項之技術範圍內。
所需說明者,在前揭(A)要件,由於智慧局頒佈專利審查基準第二篇第五章舉發基準第5-1-12頁3.4.1更正與舉發合併審查之處理程序:「(5)舉發案於行政救濟期間,因原處分審定結果對舉發成立之請求項有撤銷專利權之拘束力,故專利權人所提更正,僅得就原處分中審定舉發不成立之請求項為之。由於更正須就申請專利範圍整體為之,更正內容如涉及原處分中審定舉發成立之請求項者,即應不受理其更正申請;於設計專利,因係全案審定,故原處分審定舉發成立者,不受理其更正申請」,是以,依智慧局審查實務,對於專利舉發成立之請求項,在行政救濟程序中,專利權人將無從申請更正,如此一來,專利權人在民事侵權訴訟程序中,因專利請求項經舉發成立而於行政訴訟救濟程序中,其如欲於民事侵權訴訟程序提出更正再抗辯,將因智慧局不受理其更正之申請而無從符合上開(A)要件,易言之,主張更正再抗辯時,確實提出適法之更正,在訴訟上乃屬必要,但是,在上開所舉例外情形,專利權人即使想提出更正申請,卻於現實上有所困難時,從公平的觀點,則應本於個別情事原則之理念,個別考量其情形,來決定是否有必要提出更正程序,附此敘明。

案件判斷

本件判決,法官認為原告起訴後對申請專利範圍的更正,為申請專利範圍減縮之更正,且更正所加入之內容並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍,且更正前後均能達成所稱功效,故未實質變更公告時申請專利範圍;刪除請求項部分屬於請求項之刪除之更正。準此,系爭專利1於107年1月12日之更正內容,符合專利法第67條第1項第1、2款及第2、4項之規定,應可准予。


心得

本件法官提出了專利權人提出更正再抗辯之合法性3要件,但在判決理由實質上並未審查第二項(根據該更正結果,將解消被告抗辯的無效事由)及第三項要件(被控侵權產品、方法,落入更正後的專利請求項之技術範圍內。),因為本件判決認為被告對專利有效性抗辯成立,原告於本件民事訴訟即不得對被告主張系爭專利之權利。從結論來看,依照法官就「更正再抗辯之合法性」造法的三項要件檢視,原告的更正再抗辯並不合法。

 

 

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