整理:吳尚昆
本週掃描3則智財法院判決:
1.公平交易法第22條第1項第1款規定商品表徵之要件解釋。
2.法院酌定侵害商標權的損害賠償額。
3.法院酌定侵害著作權的損害賠償額。
法學評論/判決筆記/閱讀分享/生活雜議
整理:吳尚昆
對於相同或近似於相同或近似於著名商標而不得註冊,著名程度應否解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度?112/3/17最高行政法院大法庭統一法律見解之111年度大字第1號裁定,改變了以往最高行政法院最常被引用的最高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議見解。大法庭裁定認為:
商標法第30條第1項第11款後段規定所稱『著名商標』,係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標,無須達一般消費者普遍知悉之程度,始有該款後段規定之適用。
本件裁定係因本院合議庭受理110年度上字第138號商標異議事件時,認為採為裁判基礎之法律見解,與先前裁判(本院106年度判字第607號、第608號、第609號、107年度判字第446號、109年度上字第982號判決)所持之法律見解歧異,而將「商標法第30條第1項第11款後段所稱之『著名商標』,其著名程度應否解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度,始有該後段規定之適用?」法律爭議提案予大法庭裁判。
壹、提交事件之基礎事實
訴外人英籍安娜貝拉范侖鐵諾前於l06年5月3日以「GIOVANNI VALENTINOITALY」商標(嗣變更商標:名稱及圖樣為「GIOVANNI VALENTINO」),指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第24類之「布料,薄絹,紡織製掛毯,……」商品,向被上訴人經濟部智慧財產局(下稱被上訴人)申請註冊,並於107年2月7日申請變更申請人為參加人優尼士國際股份有限公司(下稱參加人),被上訴人審查後,准列註冊第1920292號商標。嗣上訴人義大利商法倫提諾公司(下稱上訴人)以該商標有商標法第30條第1項第10款及第11款規定情形,對之提起異議。被上訴人審查後為「異議不成立」之處分。上訴人不服,循序提起行政訴訟。智慧財產法院(110年7月1日更名為智慧財產及商業法院)依職權命參加人獨立參加本件訴訟,並以109年度行商訴字第55號行政判決駁回上訴人之訴後,上訴人仍不服,提起上訴。受理上訴事件之合議庭認採為裁判基礎之法律見解,與先前裁判(本院106年度判字第607號、第608號、第609號、107年度判字第446號、109年度上字第982號判決)所持之法律見解歧異,而為本件提案。
貳、裁定理由摘要
一、商標法施行細則第31條業已明訂於有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之程度即屬商標法所稱著名商標,並未再就商標法第30條第1項第11款前段、後段所稱之著名商標分別作不同界定。依商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.2規定,亦無要求商標法第30條第1項第11款後段所稱之著名商標,其著名程度應解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度,始有該後段規定之適用。
二、商標法於92年增訂第23條(即現行法第30條)著名商標減損規定,依商標法增訂該規定之行政院提案說明意旨,並無將減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者之商標著名程度,提高至一般消費者普遍知悉之程度,始有不得註冊規定適用之意涵。且商標法第30條第1項第11款前段所稱「相同或近似於他人著名商標或標章」,亦為後段規定著名商標減損之成立要件,該提案說明所指對著名商標之認定,應考量以商品或服務之相關公眾之認識 ,而非以一般公眾之認知判斷之,自非僅限於針對著名商標之混淆誤認,亦應包括著名商標之減損。因此,減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞,對著名商標之認定,應考量以商品或服務之相關公眾之認識,而非以一般公眾之認知判斷之,始符合該提案說明意旨。
三、WIPO於1999年9月公布關於著名商標保護規定共同決議事項 (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks)第2條規定,會員國決定商標是否為著名商標(Determination of Whether a Mark is a Well-Known Mark in a Member State)……不得要求的因素作為決定商標是否為著名商標的條件,會員國不得要求:……(iii)該商標為該會員國中一般公眾所普遍知悉((3)Factors Which Shall Not Be Required A Member State shall not require, as a condition for determining whether a mark is a well-known mark:……(iii) that the mark is well known by the public at large in the Member State.)。又於該共同決議事項第4條(1)(ii)規定,商標的使用可能會以不正當的方式減損或淡化著名商標的識別性特徵的目的,會員國可要求該著名商標必須一般公眾所普遍知悉(for the purpose of applying paragraph (1)(b)(ii) and (iii), a Member State may require that the well-known mark be well known by the public at large.)。因此,依WIPO於1999年9月公布關於著名商標保護規定共同決議事項,關於著名商標減損或淡化其著名程度是否要求達一般公眾所普遍知悉程度係可由會員自行決定。而我國商標法於92年增訂著名商標減損規定,依前述行政院提案說明記載,以及商標法施行細則第31條規定:「本法所稱著名,指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」均無要求商標法第30條第1項第11款後段所稱之著名商標,其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度,始有該規定適用之意涵。
四、肯定說係以目的性之限縮解釋,認商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定,不適用於商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」。但如依該目的性限縮之法學方法解釋,至多只能得出商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定,不適用於商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」,仍不能得出商標法第30條第1項第11款後段所稱之著名商標,其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度,始有該規定適用之結論。
五、商標法第70條第2款規定:「未得商標權人同意,有下列情形之一,視為侵害商標權:……(第2款)明知為他人著名之註冊商標,而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱,有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。」對著名商標視為侵害商標權之情形,包括使用著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱,有致相關消費者混淆誤認之虞,或減損該商標之識別性或信譽之虞情形。上述視為侵害商標權情形,均共同使用著名商標之同一用語,亦可說明商標法就民事事件視為侵害商標權情形,關於有致相關消費者混淆誤認之虞,或減損著名商標之識別性或信譽之虞,對著名商標之內涵並無分別界定之立法意旨。因此,就著名商標之民事侵害商標權,包括有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞之情形,關於該著名商標之內涵自係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者之界定。肯定說認商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定,應為目的性之限縮解釋,而不適用於該規定後段所稱之「著名商標」,顯與商標法第70條第2款規定關於上述民事事件,就著名商標之內涵並無分別界定產生衝突。
六、就商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」定義規定,與商標法其他所稱「著名商標」用語,基於同一用語同一內涵之法理,均採同一界定。至於就商標法第30條第1項第11款後段有關商標減損保護之規定,對商標著名程度之要求較同款前段規定為高,係指於審查是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞該當情形時,就商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.3判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素中之「商標著名之程度」之審查中予以區分,而非於審查商標法第30條第1項第11款後段「著名商標」要件時予以區分,亦非認僅須達已廣為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標,即可判斷該當「有減損商標識別性或信譽之虞」之要件,致有過度保護著名商標權人情形。
七、結論:商標法第30條第1項第11款後段規定所稱「著名商標」,係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標,無須達一般消費者普遍知悉之程度,始有該款後段規定之適用。至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞,則應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素綜合判斷。
參、裁定日期
中華民國112年3月17日
肆、大法庭法官
最高行政法院大法庭:審判長法官吳明鴻、法官吳東都、帥嘉寶、胡方新、蕭惠芳、王碧芳、簡慧娟、蔡如琪、陳國成
王法官碧芳、簡法官慧娟提出不同意見書。
整理:吳尚昆
本週掃描3則智慧財產法院判決:
1.母公司並非當然取得子公司受雇人完成創作之著作權。
2.「DW」與鏡向相反英文字母商標近似程度高。
3.新聞報導的侵權及豁免認定。
【裁判案由】違反著作權法
智慧財產及商業法院111年度刑智上易字第56號刑事判決
要旨:
子公司荷包袋公司非告訴人之分公司,參照公司法369條之2規定,子公司之人事、財務或業務經營受到他公司直接或間接控制之公司,但母公司與子公司形式上都具有法人人格,在法律上子公司具有獨立法律地位,子公司既然為獨立之公司,其資產如本件之著作財產權利由其自行享受,並負擔義務,是子公司得以自身名義進行營業活動。依此,證人佘OO主觀上雖認為三家公司都由其經營,荷包袋公司著作財產權理當由其享有等情,但荷包袋公司為獨立之有限公司,其取得受雇人完成著作之著作財產權,在法律上仍非屬告訴人公司,否則證人佘OO不至於為完備取得著作財產權法律地位而於原審審理程序再提出上開授權契約書。
Lawsnote七法-法學資料庫
【裁判案由】商標異議
智慧財產及商業法院111年度行商訴字第43號行政判決
要旨:
依據爭商標之使用證據可知,ELLE網站及MarieClaire美麗佳人雜誌之報導、BAZAR雜誌之專訪及旅遊札記內文均以「DW」指稱參加人之手錶品牌,可知消費者見據爭商標2、3,仍會以「D」字母發音唱呼,而與系爭商標發音完全相同,據爭商標2、3外觀上全部或部分為
,與系爭商標相比,其外觀、觀念亦相彷彿。又系爭商標恰為據爭商標1「DANIELWELLINGTON」二英文字之縮寫,雖外觀近似度不高,惟觀念、讀音仍屬近似。綜上,於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際,具有普通知識經驗之消費者,仍可能會誤認系爭與據爭商標之商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯,應構成近似商標。
Lawsnote七法-法學資料庫
【裁判案由】侵害著作權有關財產權爭議等
智慧財產及商業法院111年度民著訴字第67號民事判決
要旨:
經查,被告報導為被告等人所撰寫之新聞報導,原告主張被告報導侵害系爭報導之範圍,並提出原證20列表為其依據,惟細繹被告報導之敘事結構、撰寫方式及文字編排,均與系爭報導顯然不相同,又被告報導1提及該業者未取得許可證之前即輸入,涉嫌違反藥事法第84條未經核准擅自輸入,全案由調查局新北市調查處偵查中;被告報導2則提及高雄市勞工局正介入調查及該局主秘○○○之說法;另被告報導3則敘述記者致電受訪者未接聽,且北市教育局介入調查;被告報導4亦有提及教育局及社會局介入調查,後續由婦幼隊接手及記者致電幼兒園主管等節,上述內容均未見於系爭報導,足證被告報導確為被告等人採訪、蒐集資料後所撰寫,為其原創之語文著作甚明。次查,原告雖主張被告報導係重製系爭報導,侵害系爭報導之著作財產權等語,惟被告報導1敘及新北市衛生局說法、媒體報導;被告報導2提及該餐廳之時空背景及謝姓女代書之說明;被告報導3記載遭週刊爆料、根據週刊報導;被告報導4則敘述新北市教育局之說明各節,此均係被告等人以新聞紙、網路為時事報導時,在其報導之必要範圍內,得利用其報導過程中所接觸之著作,依著作權法第49條之規定及前開說明,本即可豁免,本案自無須再行斟酌其它合理使用之權衡要素,原告徒以原證20比對結果稱有質、量之相似,已難認有據。
Lawsnote七法-法學資料庫
MANOLO BLAHNIK因曾出現在電視劇《慾望城市》(Sex and the City)而成為夢幻婚鞋,更有人說是凱特王妃的愛鞋,但MANOLO BLAHNIK在中國歷經了22年才終於奪回中國商標。上海交大的劉永沛老師很精彩的介紹並評論大陸最高人民法院判決,這篇文章同樣是第一次公開發表,感謝劉老師的慷慨。
作者:劉永沛(上海交通大學凱原法學院)
2022年6月24日,大陸最高人民法院經過再審後,作出(2021)最高法行再75號行政判決書,支持馬諾婁·布拉尼克(MANOLO BLAHNIK)的訴訟請求,認為爭議的第1387094號商標(簡稱爭議商標) 應予無效。歷經22年,針對爭議商標的馬拉松式商標授權確權行政糾紛落幕。爭議各方,自然甘苦自知,本文撿最緊要的幾點,略加敘述和評論。
本週掃描2則商標異議案件。判決要旨後附加心得,繼續思考學習。
【裁判案由】商標異議
智慧財產及商業法院111年度行商訴字第6號行政判決
要旨:
綜合卷內事證可知,參加人於71年即設立統領百貨股份有限公司,並於76年購買桃園市○○路商業用地規劃興建桃園統領百貨,均早於原告據爭標識之統領戲院最早於77年使用於電影院服務之日期,是以參加人以其公司名稱特取部分「統領」作為系爭商標申請註冊,確有其自身緣由及歷史沿革,顯非意圖仿襲據爭標識,並無原告所稱系爭商標有商標法第30條第1項第12款規定之情形。
原告固於系爭商標申請日前有先使用據爭標識於電影院服務之事實,且系爭商標與據爭標識構成近似,近似程度高,復指定使用之服務同一或類似,參加人復因地緣關係知悉據爭標識之存在,然參加人係以其更早以前即設立之公司名稱特取部分「統領」字樣作為系爭商標申請註冊,有其自身緣由及歷史沿革,均難謂參加人有意圖仿襲而申請系爭商標之註冊,自無商標法第30條第1項第12款規定之適用。
Lawsnote七法-法學資料庫
筆者心得:
本件是「統領戲院」對「統領百貨」註冊商標提出異議案。判決事實欄漏載:「原告起訴主張…」,如果只看前段,會誤認為法院認為統領百貨是惡意搶註。
【裁判案由】
商標異議智慧財產及商業法院110年度行商訴字第95號行政判決
要旨:
系爭商標係外文「Conas」;而據爭商標1係外文「CoronaExtra」、據爭商標2係外文「CORONAEXTRA」、據爭商標3係外文「CoronaExtra」及皇冠圖、據爭商標4係外文「CoronaExtra」及設計圖、據爭商標5係外文「CoronaLight」及圖、據爭商標6係外文「CoronaLight」及皇冠圖,又據爭商標1、3、4、6之「Corona」之字體較大,較為醒目,可知在整體觀察時,給予一般民眾最深刻之印象係「Corona」,且系爭商標外文之「Conas」與據爭諸商標外文之「Corona」,其開頭2個英文字母均為「co」,系爭商標之字尾係英文字母「nas」,據爭諸商標之字尾係英文字母「na」,據爭諸商標中間部分尚有英文字母「ro」,可知其組成之英文字母大部分是相同,而讀音上以「co」開頭,以「nas」或「na」結尾,其中「ro」之讀音與「o」相似,故系爭商標與據爭諸商標之「Corona」讀音相似,且系爭商標及據爭商標1、3、4、5、6之外文均係哥德體,由於該字體外型特色,使系爭商標與前開據爭諸商標之外文字體在外觀上極為相近,若將其標示於相同或類似之商品上時,以具有普通知識經驗之消費者,尤其於實際交易連貫唱呼之際,於購買時施以普通之注意,可能會誤認兩商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源,應屬構成近似之商標,且近似程度非低。
Lawsnote七法-法學資料庫
筆者心得:
本件判決認為「Conas」與「Corona」二者讀音相似,且使用字體外型特色外觀相似,會造成消費者混淆誤認,這真是仁智互見,大家不妨自行比較看看。