整理：吳尚昆
本週掃描2則最高法院與智財權相關判決：
1.本案是電腦軟體授權金爭議，最高法院第二次發回，對於有無違反授權及抵銷抗辯之爭點，最高法院認為原審均未查明。
2.本案是電子書授權爭議，最高法院認為原審對於：授權的範圍與限制、賠償金額的計算及公司負責人侵權責任等理由，都有理由不備或矛盾的違誤。
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3 月 2023
相同或近似於著名商標而不得註冊，著名程度的消費者知悉程度：最高行政法院大法庭111年度大字第1號裁定
整理：吳尚昆
對於相同或近似於相同或近似於著名商標而不得註冊，著名程度應否解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度？112/3/17最高行政法院大法庭統一法律見解之111年度大字第1號裁定，改變了以往最高行政法院最常被引用的最高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議見解。大法庭裁定認為：
商標法第30條第1項第11款後段規定所稱『著名商標』，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該款後段規定之適用。
以往見解
最新見解
最高行政法院大法庭111年度大字第1號裁定
本件裁定係因本院合議庭受理110年度上字第138號商標異議事件時，認為採為裁判基礎之法律見解，與先前裁判（本院106年度判字第607號、第608號、第609號、107年度判字第446號、109年度上字第982號判決)所持之法律見解歧異，而將「商標法第30條第1項第11款後段所稱之『著名商標』，其著名程度應否解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，始有該後段規定之適用？」法律爭議提案予大法庭裁判。
壹、提交事件之基礎事實
訴外人英籍安娜貝拉范侖鐵諾前於l06年5月3日以「GIOVANNI VALENTINOITALY」商標（嗣變更商標：名稱及圖樣為「GIOVANNI VALENTINO」），指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第24類之「布料，薄絹，紡織製掛毯，……」商品，向被上訴人經濟部智慧財產局(下稱被上訴人)申請註冊，並於107年2月7日申請變更申請人為參加人優尼士國際股份有限公司(下稱參加人)，被上訴人審查後，准列註冊第1920292號商標。嗣上訴人義大利商法倫提諾公司(下稱上訴人)以該商標有商標法第30條第1項第10款及第11款規定情形，對之提起異議。被上訴人審查後為「異議不成立」之處分。上訴人不服，循序提起行政訴訟。智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院）依職權命參加人獨立參加本件訴訟，並以109年度行商訴字第55號行政判決駁回上訴人之訴後，上訴人仍不服，提起上訴。受理上訴事件之合議庭認採為裁判基礎之法律見解，與先前裁判(本院106年度判字第607號、第608號、第609號、107年度判字第446號、109年度上字第982號判決)所持之法律見解歧異，而為本件提案。
貳、裁定理由摘要
一、商標法施行細則第31條業已明訂於有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之程度即屬商標法所稱著名商標，並未再就商標法第30條第1項第11款前段、後段所稱之著名商標分別作不同界定。依商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.2規定，亦無要求商標法第30條第1項第11款後段所稱之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，始有該後段規定之適用。
二、商標法於92年增訂第23條(即現行法第30條)著名商標減損規定，依商標法增訂該規定之行政院提案說明意旨，並無將減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者之商標著名程度，提高至一般消費者普遍知悉之程度，始有不得註冊規定適用之意涵。且商標法第30條第1項第11款前段所稱「相同或近似於他人著名商標或標章」，亦為後段規定著名商標減損之成立要件，該提案說明所指對著名商標之認定，應考量以商品或服務之相關公眾之認識 ，而非以一般公眾之認知判斷之，自非僅限於針對著名商標之混淆誤認，亦應包括著名商標之減損。因此，減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞，對著名商標之認定，應考量以商品或服務之相關公眾之認識，而非以一般公眾之認知判斷之，始符合該提案說明意旨。
三、WIPO於1999年9月公布關於著名商標保護規定共同決議事項 (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks)第2條規定，會員國決定商標是否為著名商標(Determination of Whether a Mark is a Well-Known Mark in a Member State)……不得要求的因素作為決定商標是否為著名商標的條件，會員國不得要求：……(iii)該商標為該會員國中一般公眾所普遍知悉((3)Factors Which Shall Not Be Required A Member State shall not require, as a condition for determining whether a mark is a well-known mark:……(iii) that the mark is well known by the public at large in the Member State.)。又於該共同決議事項第4條(1)(ii)規定，商標的使用可能會以不正當的方式減損或淡化著名商標的識別性特徵的目的，會員國可要求該著名商標必須一般公眾所普遍知悉(for the purpose of applying paragraph (1)(b)(ii) and (iii), a Member State may require that the well-known mark be well known by the public at large.)。因此，依WIPO於1999年9月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，關於著名商標減損或淡化其著名程度是否要求達一般公眾所普遍知悉程度係可由會員自行決定。而我國商標法於92年增訂著名商標減損規定，依前述行政院提案說明記載，以及商標法施行細則第31條規定：「本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」均無要求商標法第30條第1項第11款後段所稱之著名商標，其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，始有該規定適用之意涵。
四、肯定說係以目的性之限縮解釋，認商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定，不適用於商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」。但如依該目的性限縮之法學方法解釋，至多只能得出商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定，不適用於商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」，仍不能得出商標法第30條第1項第11款後段所稱之著名商標，其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，始有該規定適用之結論。
五、商標法第70條第2款規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：……(第2款)明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。」對著名商標視為侵害商標權之情形，包括使用著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞，或減損該商標之識別性或信譽之虞情形。上述視為侵害商標權情形，均共同使用著名商標之同一用語，亦可說明商標法就民事事件視為侵害商標權情形，關於有致相關消費者混淆誤認之虞，或減損著名商標之識別性或信譽之虞，對著名商標之內涵並無分別界定之立法意旨。因此，就著名商標之民事侵害商標權，包括有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞之情形，關於該著名商標之內涵自係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者之界定。肯定說認商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定，應為目的性之限縮解釋，而不適用於該規定後段所稱之「著名商標」，顯與商標法第70條第2款規定關於上述民事事件，就著名商標之內涵並無分別界定產生衝突。
六、就商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」定義規定，與商標法其他所稱「著名商標」用語，基於同一用語同一內涵之法理，均採同一界定。至於就商標法第30條第1項第11款後段有關商標減損保護之規定，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，係指於審查是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞該當情形時，就商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.3判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素中之「商標著名之程度」之審查中予以區分，而非於審查商標法第30條第1項第11款後段「著名商標」要件時予以區分，亦非認僅須達已廣為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，即可判斷該當「有減損商標識別性或信譽之虞」之要件，致有過度保護著名商標權人情形。
七、結論：商標法第30條第1項第11款後段規定所稱「著名商標」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該款後段規定之適用。至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞，則應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素綜合判斷。
參、裁定日期
中華民國112年3月17日
肆、大法庭法官
最高行政法院大法庭：審判長法官吳明鴻、法官吳東都、帥嘉寶、胡方新、蕭惠芳、王碧芳、簡慧娟、蔡如琪、陳國成
王法官碧芳、簡法官慧娟提出不同意見書。
