本週智財判決掃描
著作權：不知日本色情影片受著作權法保護的抗辯、侵害網頁的損賠計算、實物照片的原創性認定。
專利權：新型專利權人未提示新型專利技術報告而行使權利，日後新型專利被撤銷時，對於因行使權利所造成損害賠償責任。
商標權：中英文唱呼近似、英文通用名稱組合的識別性認定。
【裁判案由】違反著作權法等
智慧財產及商業法院108年度刑智上訴字第13號刑事判決
要旨：
行為人究竟有無刑法第16條所定情形而合於得免除刑事責任者，係以行為人欠缺違法性之認識為前提，且其自信在客觀上有正當理由，依一般觀念通常人不免有此誤認而信為正當，亦即其欠缺違法性認識已達於不可避免之程度者，始足當之，如其欠缺未達於此程度，其可非難性係低於通常，則僅得減輕其刑。而如何判斷欠缺違法性認識是否可加以避免，即應參酌行為人之社會地位及其個人能力，在可期待行為人運用其認識能力與法律倫理價值思維之範圍內，視其是否能夠意識到行為之不法，並且在行為人對於其行為是否涉及不法有所懷疑時，行為人即負有查詢義務，不可恣意以不確實之自我判斷做主張。查色情影片是否受著作權法保護，我國實務在過去係採否定立場，如最高法院88年度台上字第250號刑事判決及94年度台上字第6743號刑事判決等。被告劉秉忠於91年間係因妨害風化案件，涉犯刑法第235條之罪遭判刑，有被告劉秉忠前案紀錄表可參（本院卷第401頁），並非論以違反著作權法。又被告2人就本案色情光碟予以彌封並標示「18禁」，係為免涉犯妨害風化罪嫌，如何能以被告2人上開作為而認其等行為時明確知悉色情光碟應受著作權法保護？又被告劉秉忠於91年間雖因妨害風化罪經判刑並執行完畢，其執行完畢為91年11月15日（本院卷第401頁），本案行為係103年6、7月間至106年7月28日，與上開故意犯罪受有期徒刑宣告而執行完畢已逾5年，故原審審酌各相關情事，而就被告2人適用刑法第16條但書規定減輕其刑，並予被告2人附條件之緩刑宣告，自無濫用裁量之違法。
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【裁判案由】侵害著作權有關財產權爭議
智慧財產及商業法院110年度民著訴字第27號民事判決
要旨：
審酌兩造均係透過電子商務通路販售攝影器材及相關用品之經營業者，藉由網站線上銷售商品，如附表2所示之網頁（部分網頁含照片）僅係輔助銷售其商品之工具，均非專以網頁或照片為營業或業務內容；原告之網頁係依其所展示之攝影器材商品搭配整體或各部位照片所呈現具有原創性內容之編輯著作，亦無實際授權他人使用其著作；被告公司疏未注意而刊登如附表2所示系爭編輯著作之網頁，其中編號1、2並含有攝影著作之照片，被告接獲通知後已將如附表2所示之網頁及照片下架等過失侵害著作權之情節，認原告就附表編號1、2之編輯著作網頁（內含攝影著作照片）各請求35,000元、25,000元、編號3、4之編輯著作網頁各請求15,000元之損害賠償數額為適當。
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【裁判案由】違反著作權法
智慧財產及商業法院110年度刑智上易字第24號刑事判決
要旨：
至於實物照片有無創作性，不可一概而論，仍應視該攝影作品在客觀上是否可展現創作者之精神作用而定，雖實物照片之目的多在忠實呈現原物之外觀樣貌，但每位創作者依其對物品的感受度不同，於攝影時著重的重點、細節不同，構圖、拍攝角度不同，最終產出之攝影作品呈現給觀覽者的感受即有差異，故不同攝影師對同一物品縱使均以「呈現原物外觀」為目的進行拍攝，所創作出的攝影作品在客觀上仍可能有不同精神作用之呈現，不能僅因實物照片的拍攝目的在忠實呈現物品外觀，即一概認為無創作性。
有關本案攝影作品之創作過程，業據證人○○○於原審證述：附表所示攝影作品為伊所拍攝，當時有使用專業攝影機、攝影棚大型燈光、黑布、白布做遮光反光，因為出版社要幫告訴人將這些收藏品出書，出版社的美術設計會跟伊說該物品要如何放置，伊就以該角度去陳列及打光；現場拍攝的時候有些背景可能用白布，但大型的物品，就沒有辦法使用白布，而是拍攝完後由製版商後製，把不要的背景刪掉；本次拍攝主要強調原物的呈現，要把所有細節、色彩、凹凸浮雕表現出來；最主要要避免反光與變形；伊的拍攝風格比較嚴謹，講究對物件的色彩、細節真實還原；以技術上來講當然有很多專業控光的方式才有辦法拍到沒有反光之類的，一般人拍攝物品通常就他身高的視角去拍攝，但伊要呈現的時候，是盡量不要讓物件變形，會使用特殊鏡頭，或者是爬高，爬到這塊招牌的中心去拍攝，讓它不要變形等語（見原審卷第118至125頁），及其於另案審理中證稱：拍攝附表所示攝影作品顏色要調到正確需要很多的技術；伊需要以所學翻拍作畫技術讓物件不反光；老物件要打光讓細節包含鏽痕、鑽孔都可以呈現等語（見原審卷第147至158頁），而證人○○○為專業攝影師，頗具相當知名度，此有證人學經歷網頁截圖、天下雜誌報導、欣傳媒網路新聞報導附卷可參（見臺灣宜蘭地方檢察署108年度調偵字第77號卷，下稱調偵卷，第89至99頁），且觀諸上開攝影作品，其拍攝時光線選擇、角度調整、整體構圖之呈現，確實可表現創作者為凸顯老物件獨特之年代感及美感所欲表達之創作意涵，應可認已符合著作權法最低創意程度之要求，具有「創作性」。又由上開證人證述可知，該等攝影作品確實由證人○○○所創作，非抄襲他人而來，而具有「原始性」。因此，本案如附表所示攝影作品應具有「原創性」，而為著作權法所保護之攝影著作。
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【裁判案由】不當行使專利權所生損害賠償
智慧財產及商業法院109年度民專訴字第60號民事判決
要旨：
按新型專利技術報告即使比對結果無法發現足以否定其新穎性等專利要件之先前技術文獻等，並無法排除新型專利權人對其新型來源較專利專責機關更為熟悉，除要求其行使權利應基於新型專利技術報告之內容外，並應要求其盡相當之注意義務，始為周妥」之旨。足見修法之目的，係為防範以形式審查即取得新型專利權之人，濫用或不當行使其權利，於該新型專利權遭撤銷時，應就他人所受損害負賠償責任，並加重其免責之舉證責任，即明定須證明自己係基於新型專利技術報告之內容，及已盡相當之注意，始得免責（最高法院107年度台上字第2360號判決意旨參照）。準此，提起訴訟並非專利法第116條所稱之警告，固不以提示新型專利技術報告為必要，惟新型專利權人如未提示新型專利技術報告而行使權利，日後新型專利被撤銷時，即應對於因行使權利所造成他人之損害，負損害賠償責任，並無主張免責之餘地。
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【裁判案由】商標註冊
智慧財產及商業法院109年度行商訴字第120號行政判決
要旨：
系爭商標圖樣由單純外文印刷體由左至右「BySort」所構成（如附圖所示），別無其他圖案設計，其中B及S均為大寫，而「By」及「Sort」各有其固有字義，「By」表示依照某物，「Sort」則有種類、品種、類型、性質等意，故「By」及「Sort」中間縱無空格，其整體圖樣予消費者之寓目印象易將之理解成「BySort」，明顯傳達有「依照種類」等意涵，為所指定商品及服務（或服務所涉商品）之性質、功能、用途或相關特性之說明，不足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品和服務相區別。外文「By」縱為原告公司英文名稱起首外文，系爭商標以之結合其他英文字串而為系列商標（證物二）之一，然「By」及「Sort」均為常見外文文字，對消費者而言，僅係傳達商品或服務本身之相關資訊。況且，原告產品型錄所示使用商品之說明「BySort全自動零組件分類升級」、「提高分類時的自動化程度」、「BySort自動分料」、「自動化分料BySort」等語（本院卷第110、112、114、117頁之證物六、七），可知該商品主要提供零件分類等功能，是「BySort」一詞之用法與意涵於系爭商標所指定商品及服務領域，仍屬普通說明性文字，不具商標識別性。
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【裁判案由】商標評定
智慧財產及商業法院110年度行商訴字第3號行政判決
要旨：
系爭商標係由中文「優科利」所構成，據以評定商標則由外文「UCLEAR」所構成，兩者相較，雖一為中文一為外文，惟兩者讀音相近，相關消費者看到系爭商標「優科利」時，容易與據以評定商標「UCLEAR」產生聯想。且由參加人提出原告之臉書網頁、廣告文宣等資料（乙證1-3附件1、2、3，見原處分卷第26-28頁）可知，原告在臉書並列外文「UCLEAR」及中文「優科利」並結合相同之UC設計圖及說明文字「DIGITAL」之商標，且有「UCLEAR新加坡總公司成立台灣分公司了，是的，為服務台灣的UCLEAR消費者…」、「2016年新加坡BITwave股東會議決議正式成立台灣分公司與台灣市場消費者更靠近並設定中文化品牌名稱」等說明文字，「優科利」產品文宣上所列「專屬手機APPCLEARLINK」圖示（見原處分卷第28頁），亦顯示該APP畫面出現「UCLEAR」字樣，足見原告實際使用系爭商標時，亦係將中文「優科利」與外文「UCLEAR」加以連結，相關消費者自會認為「優科利」係據以評定商標之音譯中文，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離整體觀察或實際交易連貫唱呼之際，實有可能將系爭商標與據以評定商標誤以為是相同或有關聯之來源，二者應構成近似之商標，且近似程度不低。
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【裁判案由】商標註冊
智慧財產及商業法院110年度行商訴字第31號行政判決
要旨：
系爭申請案係由置於黑底盾牌圖上反白之外文「B」與外文「BANDOTT」上下排列所組成，一般消費者在市場交易時會以外文唱呼商標，且其圖形上之「B」即為「BANDO」之字首，而字體「TT」縮小後置於右上方，消費者較不會將之與「BANDO」視為一單字且會對此施以較少注意，故系爭申請案予人印象深刻之主要識別部分為外文「BANDO」。據以核駁商標係由外文「BANDO」置於紅色與黑色線條中央所組成，因線條為習見幾何圖形，故據以核駁商標之主要識別部分亦為外文「BANDO」。二商標較之主要識別部分均有字母排列順序相同之外文「BANDO」，僅其中字母「O」中心箭頭有無之細微差異，該等差異並未令人產生相異之寓目印象，故整體觀之，易使人產生二商標為系列商標之聯想，應屬構成近似商標，且近似程度不低。原告雖主張，系爭申請案為其先前獲准註冊之前案5件商標圖樣之延伸，被告既准許前案5件商標與據以核駁商標併存註冊，顯係認為前案5件商標與據以核駁商標之圖樣不近似，依行政自我拘束原則，系爭申請案亦應獲准註冊云云。惟查，前案5件商標與系爭申請案圖樣，除盾牌內之外文字母「B」後方有無「＋」之差別外，其外文字母「N」呈閃電設計，且字尾「TT」並未縮小，是前案5件商標予人寓目印象為一外文單字「BANDOTT」，與系爭申請案之主要識別部分為「BANDO」，顯有不同。按商標圖樣是否構成近似及近似程度高低，應依個案情形予以判斷，前案5件商標之圖樣既與系爭申請案不同，原告主張被告准許前案5件商標與據以核駁商標併存註冊，故亦應准許系爭申請案之註冊云云，顯不足採信。
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【裁判案由】商標註冊
智慧財產及商業法院110年度行商訴字第10號行政判決
要旨：
系爭申請商標係由左右對稱之桂冠葉環繞一內置外文「Awesome College」之盾牌設計圖所組成，外文「Awesome College」置於盾牌之正中，並以墨底反白之方式呈現(見附圖一)。而商標圖樣同時存在文字及圖案時，相關消費者往往以文字部分為實際唱呼時之主要識別部分，系爭申請商標文字部分，其中「College」為其指定使用服務相關之說明文字，消費者會對之施以較少之注意，是本件商標予人寓目印象深刻且事後留存於記憶中之主要識別部分，應為外文「Awesome」。據以核駁商標1由紅色驚嘆號設計圖及外文「Awesome」由左而右排列所組成（見附圖二），其主要識別部分應為英文外文「Awesome」；據以核駁商標2由皇冠設計圖及橫書中文「奧森美語」、外文「AWESOME」由上而下排列所組成（見附圖二），其中「美語」為其指定使用服務相關之說明文字，其主要識別部分應為「AWESOME」、「奧森」，且我國消費者見系爭申請商標外文「AWESOME」之際，容易將之視為中文「奧森」之音譯，並依一般英語發音規則唱呼。故系爭申請商標與據以核駁諸商標相較，均有使消費者寓目印象深刻及用以唱呼辨識之「AWESOME/Awesome」，兩者雖有其他細微差異，但整體觀之仍易予人產生兩者為系列商標之聯想，若標示在相同或類似之商品或服務上，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，實不易區辨，或會造成兩者有關連之聯想，應屬構成近似之商標且近似程度高。
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