[判決筆記]商標權國際耗盡原則的適用（2020/6更新）

最高法院就真品平行輸入合法的範圍做出重要判決。

本件系爭商標由美國原廠先在美國註冊商標後，再同意臺灣代理商於我國申請商標註冊獲准，一二審認為此時的真品平輸入仍然有侵害我國商標權的問題；但最高法院認為，商標法第36條第2項採商標權國際耗盡原則，明文承認真品平行輸入之正當性。而商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標，雖然在屬地主義概念下是不同的商標權，但其圖樣相同，本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，不同國家之商標權人，只要彼此具有授權或法律上關係，亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果。

儘管最高法院認為商標權利耗盡採國際耗盡，仍有不少爭執及討論空間。

案件事實

美國PHILIP B公司就「PHILIP B」及「倒立花束設計圖」，於國外先使用並在美國取得商標註冊後，復同意臺灣零售商即被告（二三審被上訴人）於我國申請商標註冊獲准。換言之，系爭商標在美國及我國之商標權分別歸屬不同之權利人，但我國商標權人在台灣註冊商標先獲得美國商標權人同意。

原告（二三審上訴人）主張其自2016年1月7日起向「PHILIP B」官網訂購該品牌商品，為真品平行輸入之水貨商。而台灣代理商之被告認為原告侵權，乃持續向各社群、入口及購物網站行使其在台灣註冊之商標權，通知各該網站原告（水貨商）侵害其商標權。

原告認為其「真品平行輸入」屬合法，被告依商標法第36條第2項之規定，商標權耗盡，即不得再向原告主張商標權。故起訴請求「被告對原告自2016年1月7日後向『PHILIP B』官網訂購之『PHILIP B』真品平行輸入貨品，不得向原告主張商標權並不得以商標權人禁止原告於各大通路販售」。

重要爭點

商標法第36條第2項：「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。」此項規定，於商標在美國及我國之商標權分別歸屬不同人時，有無適用？（本件被告尚爭執原告所販售非真品，但法院未實質審理此爭點）

一、二審判決

第一審105年08月12日105年度民商訴字第14號民事判決：原告之訴駁回。
第二審106年01月24日105年度民商上字第14號民事判決：上訴駁回。

判決理由

系爭產品係上訴人向美國PHILIPB公司所購買，而非向被上訴人所購買，因此，依前開所述之商標權利耗盡原則，美國PHILIPB公司既已在市場上將附有系爭商標之商品第一次銷售，則其商標權已耗盡，美國PHILIPB公司固不得本於商標權人地位向上訴人主張權利，然系爭商標於我國係由被上訴人取得商標權，而非由美國PHILIPB公司取得商標權，且系爭產品並非由被上訴人在市場為第一次流通，對本件被上訴人而言，其對系爭產品既無「第一次銷售行為」，而從未對系爭產品取得任何報酬，則自無所謂「商標權耗盡」可言，被上訴人自非商標法第36條第2項所稱之「商標權人」，而無該項有關權利耗盡原則之適用，其自得對上訴人主張系爭商標權。

第三審判決

109年01月16日最高法院108年度台上字第397號民事判決：原判決廢棄，發回更審。

判決理由

按附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。商標法第36條第2項定有明文。觀其立法意旨，採商標權國際耗盡原則，指商標權人對於經其同意而流通於市場之商品，倘無同條項但書之情形，不問第一次投入市場在國內或國外，都不能再主張其權利，明文承認真品平行輸入之正當性。又商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標，雖然在屬地主義概念下是不同的商標權，但其圖樣相同，本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，不同國家之商標權人，只要彼此具有授權或法律上關係，亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果。

PHILIP B公司係「PHILIP B」商標在美國註冊之商標權人，並同意被上訴人在我國註冊為該商標之商標權人。附有「PHILIPB」商標之系爭產品係上訴人向美國原廠PHILIPB公司所購買。為原審認定之事實。果爾，系爭產品由美國原廠之PHILIPB公司出售流通於市場後，倘無發生變質、受損之虞或有其他正當事由等情形，則系爭商品所附之「PHILIP B」商標之權利耗盡，是否未及於經PHILIPB公司同意在我國取得同一圖樣商標權之被上訴人？原審未察，逕謂被上訴人未自系爭商品第一次銷售或流通時取得報酬，商標法第36條第2項規定權利耗盡原則僅適用於國內外商標權人為同一人之情形，而為不利上訴人之判斷，不無違誤。

給付判決必須明確其給付之範圍，原告提起給付之訴，包括積極之作為及消極之不作為在內，須於其訴之聲明表明給付之範圍。本件上訴人聲明求為被上訴人對系爭產品不得主張商標權及禁止其販售，惟系爭產品之範圍為何？是否即如一審卷第156、157頁訂單所載者（見一審卷第153頁），該範圍是否明確？案經發回，宜併注意及之。

最高法院發回後的待解決爭議

依照最高法院108年度台上字第397號民事判決發回意旨，就該個案而言，至少有幾項重要待解決爭議：

1.訴之聲明是否明確？

本件原來是由疑似侵權人起訴請求商標權人不得主張商標權，最高法院注意到了原告起訴範圍並未特定，所以判決理由中諭知「末按給付判決必須明確其給付之範圍，原告提起給付之訴，包括積極之作為及消極之不作為在內，須於其訴之聲明表明給付之範圍。本件上訴人聲明求為被上訴人對系爭產品不得主張商標權及禁止其販售，惟系爭產品之範圍為何？是否即如一審卷第156、157頁訂單所載者（見一審卷第153頁），該範圍是否明確？案經發回，宜併注意及之。」

2.如何解釋適用「彼此具有授權或法律上關係」？

本件最高法院判決對商標法第36條第2項前段雖表示其法律解釋之見解為「不同國家之商標權人，只要彼此具有授權或法律上關係，亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果。」，但既然商標法第36條第2項前段並未有此明文規定，則法官依法審判時，仍得本於法之續造，對個案提供實體法或程序法之法律規定之解釋指導基本原則或漏洞補充。

例如上開最高法院判決後，智慧財產法院106年度刑智上易字第11號判決之見解，與最高法院108年度台上字第397號判決意旨未盡相符，即智慧財產法院106年度刑智上易字第11號判決認為：

商標法第36條第2項前段「由商標權人或經其同意之人」的「商標權人」，應可解釋「包含得與該商標權人視為同一人」者，而所謂的「得視為同一人」，應指「兩者間有法律上或經濟上關係（如為關係企業，或為代理商、經銷商、受託製造商等相類似關係），且商標表彰相同商品來源時」，始得「視為同一人」。因此，若內國商標權人經過相當努力，建立自己獨立之商標商譽，使消費者得以認識該商標僅表彰內國商標權人之商品，而非認知該商品是來自於與該內國商標權人有特殊關係的外國商標權人商品，則此時平行輸入之商品會危害內國商標權表彰來源之功能，自不應耗盡其商標權而可禁止平行輸入。另若外國原廠交付給內國經銷商、代理商之商品是專為內國市場所特別設計，與在外國同一商標流通之商品不同，且內國商標權人在行銷時亦強調其獨特性，使消費者認識其商標商品與外國商標權人商品有所區隔時，亦屬內國商標權人已建立自己獨立商譽，此時即得禁止平行輸入。

3.本件個案有無商標法第36條第2項但書規定之適用？

本件原第一二審均認為系爭商標於我國係由被上訴人取得商標權，而非由美國PHILIPB公司取得商標權，被上訴人並非商標法第36條第2項所稱之「商標權人」，故無權利耗盡原則之適用，也無必要討論該項但書問題。

本件最高法院認為我國商標法係採國際耗盡原則，則發回後更審法院即須審酌商標法第36條第2項但書亦規定：「為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，則不在此限。」，亦即商品遭變動後，客觀上足以影響消費者作出購買該商品之意願，或購買該商品之價格，該變動復有造成消費者混淆、誤認之虞，則該項遭變動後之商品與原商品間，即應認有實質上差異，即構成商標權耗盡原則之例外情形。

本件系爭商品多為化妝品，是否會因產品包裝、標示、保存期限等因素，而如准許任意使用商標轉賣，有使商品變質、受損而損害消費者權益之危險？如有前開情形，則或可主張符合商標法第36條第2項但書規定「為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者」之情形，而不在商標權利耗盡原則限制之列。

本案發回後因原告撤回而終結

本案發回智慧財產法院更審後，原告於109年6月撤回訴訟，全案終結。但本文上開所論述三個爭點（訴之聲明是否明確？授權或法律上關係如何解釋？有無權利耗盡例外情形？），均未經法院實體判決。

儘管最高法院認為商標權利耗盡採國際耗盡，似仍有不少爭執及討論空間，有待後續個案觀察。

本案最高法院判決帶來的影響，建議參考楊智傑教授《當代理商遇上平行輸入：花錢註冊臺灣商標成了冤大頭？》一文。