[判決筆記]商標權國際耗盡原則的適用

最近最高法院就真品平行輸入合法的範圍做出重要判決。本件系爭商標由美國原廠先在美國註冊商標後,再同意臺灣代理商於我國申請商標註冊獲准,一二審認為此時的真品平輸入仍然有侵害我國商標權的問題;但最高法院認為,商標法第36條第2項採商標權國際耗盡原則,明文承認真品平行輸入之正當性。而商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標,雖然在屬地主義概念下是不同的商標權,但其圖樣相同,本質上排他權的發生亦源自於同一權利人,不同國家之商標權人,只要彼此具有授權或法律上關係,亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果。

案件事實

美國PHILIP B公司就「PHILIP B」及「倒立花束設計圖」,於國外先使用並在美國取得商標註冊後,復同意臺灣零售商即被告(二三審被上訴人)於我國申請商標註冊獲准。換言之,系爭商標在美國及我國之商標權分別歸屬不同之權利人,但我國商標權人在台灣註冊商標先獲得美國商標權人同意。

原告(二三審上訴人)自2016年1月7日起向「PHILIP B」官網訂購該品牌商品,為真品平行輸入之水貨商。而台灣代理商之被告認為原告侵權,乃持續向各社群、入口及購物網站行使其在台灣註冊之商標權,通知各該網站原告(水貨商)侵害其商標權。

原告認為其「真品平行輸入」屬合法,被告依商標法第36條第2項之規定,商標權耗盡,即不得再向原告主張商標權。故起訴請求「被告對原告自2016年1月7日後向『PHILIP B』官網2訂購之『PHILIP B』真品平行輸入貨品,不得向原告主張商標權並不得以商標權人禁止原告於各大通路販售」。

重要爭點

商標法 第36條第2項:「附有註冊商標之商品,由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通,商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後,發生變質、受損,或有其他正當事由者,不在此限。」此項規定,於商標在美國及我國之商標權分別歸屬不同人時,有無適用?

一、二審判決

第一審105年08月12日105年度民商訴字第14號民事判決:原告之訴駁回。
第二審106年01月24日105年度民商上字第14號民事判決:上訴駁回。

判決理由

系爭產品係上訴人向美國PHILIPB公司所購買,而非向被上訴人所購買,因此,依前開所述之商標權利耗盡原則,美國PHILIPB公司既已在市場上將附有系爭商標之商品第一次銷售,則其商標權已耗盡,美國PHILIPB公司固不得本於商標權人地位向上訴人主張權利,然系爭商標於我國係由被上訴人取得商標權,而非由美國PHILIPB公司取得商標權,且系爭產品並非由被上訴人在市場為第一次流通,對本件被上訴人而言,其對系爭產品既無「第一次銷售行為」,而從未對系爭產品取得任何報酬,則自無所謂「商標權耗盡」可言,被上訴人自非商標法第36條第2項所稱之「商標權人」,而無該項有關權利耗盡原則之適用,其自得對上訴人主張系爭商標權。

第三審判決

109年01月16日最高法院108年度台上字第397號民事判決:原判決廢棄,發回更審。

判決理由

按附有註冊商標之商品,由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通,商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後,發生變質、受損,或有其他正當事由者,不在此限。商標法第36條第2項定有明文。觀其立法意旨,採商標權國際耗盡原則,指商標權人對於經其同意而流通於市場之商品,倘無同條項但書之情形,不問第一次投入市場在國內或國外,都不能再主張其權利,明文承認真品平行輸入之正當性。又商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標,雖然在屬地主義概念下是不同的商標權,但其圖樣相同,本質上排他權的發生亦源自於同一權利人,不同國家之商標權人,只要彼此具有授權或法律上關係,亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果。

PHILIP B公司係「PHILIP B」商標在美國註冊之商標權人,並同意被上訴人在我國註冊為該商標之商標權人。附有「PHILIPB」商標之系爭產品係上訴人向美國原廠PHILIPB公司所購買。為原審認定之事實。果爾,系爭產品由美國原廠之PHILIPB公司出售流通於市場後,倘無發生變質、受損之虞或有其他正當事由等情形,則系爭商品所附之「PHILIP B」商標之權利耗盡,是否未及於經PHILIPB公司同意在我國取得同一圖樣商標權之被上訴人?原審未察,逕謂被上訴人未自系爭商品第一次銷售或流通時取得報酬,商標法第36條第2項規定權利耗盡原則僅適用於國內外商標權人為同一人之情形,而為不利上訴人之判斷,不無違誤。

4 thoughts on “[判決筆記]商標權國際耗盡原則的適用”

  1. 但聽有經驗的水貨商朋友說,他遇到的狀況是:

    競爭對手並沒有在台灣販售同樣的水貨商品A,但有賣類似功能的商品B。

    而且在沒有取得原廠商標授權的情況下,搶先在台灣註冊商品A的商標。

    因為彼此「不」具有授權或法律上關係,所以不符合「商標權國際耗盡原則」。

    便在各銷售通路打壓對手,要求對手下架商品A。

    這樣看來,這次最高法院的判例,似乎並沒有替這種類似「商標蟑螂」的狀況解套,對嗎?

    1. 這是商標搶注是否合法的問題(可搜尋先前的筆記),與權利耗盡無關

    2. 感謝吳律師親自且快速的回應~

      也參考了下面這篇您之前整理的「商標搶注」判例。

      看來即使是國外的原商標權人,要主張對方搶注也是要具備很多前提的。

      更不用說只是身為水貨商的同業了…

      或許在我水貨商朋友的例子中,「商標搶注」也是一種遊走法律邊緣、沒品但通常合法的競爭手段,呵呵!

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