[判決筆記]神奇的倫敦男孩

知名眼鏡公司在同一天分別以「BOY LONDON」及「Boy London」文字(僅大小寫不同),申請相同指定商品的商標,智慧局審查都予以核駁(使用地名為商標,使公眾誤認誤信其商標之性質、品質或產地之虞),訴願也都被駁回,但案子到了智慧財產法院,由不同的合議庭法官判斷,在一個月內,卻做出了完全不同見解的判決。

二則見解完全不同的判決

智慧財產法院判決
108年08月26日108年度行商訴字第28號108年09月19日108年度行商訴字第31號
原告得恩堂眼鏡有限公司得恩堂眼鏡有限公司
申請商標BOY LONDONBoy London
申請日期107年2月26日107年2月26日
指定商品第9類「蛙鏡、眼鏡胚、光學鏡片、隱形眼鏡盒、眼鏡止滑墊片、泳鏡、透鏡、放大鏡、眼鏡框、眼鏡腳架、眼鏡腳套、眼鏡鏈、太陽眼鏡、近視眼鏡、遠視眼鏡、散光眼鏡、平光眼鏡、凹凸透鏡、安全護目鏡、隱形眼鏡」商品;
第35類「眼鏡零售批發」服務;
第37類「鐘錶、眼鏡之修理服務」服務;
第44類「眼鏡之驗光、眼鏡之配鏡」服務
第9類「蛙鏡、眼鏡胚、光學鏡片、隱形眼鏡盒、眼鏡止滑墊片、泳鏡、透鏡、放大鏡、眼鏡框、眼鏡腳架、眼鏡腳套、眼鏡鏈、太陽眼鏡、近視眼鏡、遠視眼鏡、散光眼鏡、平光眼鏡、凹凸透鏡、安全護目鏡、隱形眼鏡」商品;
第35類「眼鏡零售批發」服務;
第37類「鐘錶、眼鏡之修理服務」服務;
第44類「眼鏡之驗光、眼鏡之配鏡」服務
被告智慧局審查結果認系爭申請商標有商標法第30條第1項第8款規定之情形(使公眾誤認誤信其商標之性質、品質或產地之虞),應不准註冊,以107年9月27日商標核駁第391742號審定書為核駁之處分。原告不服而提起訴願,經濟部嗣以於108年2月13日經訴字第10806301170號訴願決定駁回認系爭申請商標有商標法第30條第1項第8款規定之情形(使公眾誤認誤信其商標之性質、品質或產地之虞),應不准註冊,以107年9月27日商標核駁第391742號審定書為核駁之處分。原告不服而提起訴願,經濟部嗣以於108年2月13日經訴字第10806301170號訴願決定駁回
法院對本件有無商標法第30條第1項第8款規定適用的認定
系爭商標係由「BOY LONDON」二英文單字所構成,為「倫敦男孩」之意,因倫敦係舉世聞名之大都會,為英國首都及政治、文化、藝術、學術、時尚中心,更是國際知名、歷史久遠的世界金融中心之一,熱鬧繁華,人文薈粹,國民所得、物價指數均在世界名列前矛,不僅時常出現在電影片段中,有許多國際觀光客喜愛的熱門景點,也是國人常前往旅遊城市之一,是國人所普遍熟知的城市名稱,且與倫敦有關之商品,因前述因素,消費者的刻版印象,自然會與高價位、高品質聯想在一起。故在商品上冠以「倫敦」二字,與冠上其他名氣略遜一籌的城市名稱相比,自然「倫敦」更易吸引消費者目光。而系爭商標「BOY LONDON」,相關消費者應較易受「LONDON」所吸引,被吸引的原因就是「LONDON」一字,有太多的內涵可以大書特書,並可強烈地指向系爭商標與倫敦這城市之關聯性,而系爭商標指定使用類別,無論年紀是老或少、性別是男或女(原告所提出之銷貨通知單中,購買有「BOY」字樣商品的消費者亦有許多女性)均可能成為受其服務的消費者,故「BOY」就顯得較為不重要,「BOY」也只是無特殊意義的普通名詞,而易被忽略,亦即系爭商標指定之商品或服務,將使一般消費者產生係來自於倫敦或與倫敦有關之商品或服務的錯覺,而實則系爭商標指定之商品或服務之提供者並非來自英國倫敦,商品或服務本身之性質、品質亦與倫敦無直接關聯,以之作為商標,客觀上應有使一般消費者就系爭商標指定之商品或服務之品質、性質或產地發生誤認誤信之虞,而且,因「LONDON」有特別搶眼之吸引力,發生誤認誤信之機會自然不低。

1.系爭申請商標並非英國首都之地名:系爭申請商標為二英文單字「Boy London」組成,並非單一「London」文字。衡諸我國雖非英文語系國家,然對於英文教育之普及度甚廣,國人對於基礎英文應有認識與分辨能力,系爭申請商標「Boy London」其中文意義為「男孩倫敦」,而依一般人認識商標之習性,拼音性外文重起首字,故系爭申請商標予人寓目明顯之部分是「Boy」,而非「London」。從「Boy London」商標圖樣直接客觀判斷,不致使相關消費者,誤認或誤信商標圖樣與「Boy from London」或「London」相同或類似。因後者予人之印象,係表彰地理名稱之意,而「Boy London」名稱不僅與商品功能、用途及品質無關,亦非社會大眾所知悉之普通名詞,不致誤認誤信系爭申請商標等同或暗示英國首都之地名。2.商標給予相關消費者之印象應整體判斷:系爭申請商標因「London」係置於後,其前有「Boy」部分,相關消費者所熟悉認識者,為系爭申請商標之整體,非分割「London」或「Boy」以觀。就系爭申請商標圖樣文字整體之外觀、觀念或讀音等因素,可知系爭申請商標給予相關消費者之印象,非等同英文「London」或中文倫敦之地名,其商標整體不足使相關消費者誤認誤信,標示系爭申請商標之商品或服務,其產地或提供地為英國或與倫敦有關。3.原告使用系爭申請商標多年:原告為提供眼鏡商品及眼鏡配鏡等服務之著名公司,自54年設立迄今,均致力於耕耘本土市場,在我國眼鏡市場占有相當地位。而原告實際使用前已註冊「羅密歐BOY LONDON」商標時,常僅使用「BOY LONDON」於其所產製之眼鏡鏡架、鏡片,暨眼鏡相關之零售批發、維修與配鏡服務上,逾20年期間,經由原告之廣泛行銷、聘請知名藝人擔任商品代言人,並於主要媒體刊登宣傳廣告(見核駁卷第16至21頁之附件2至4)。該款眼鏡銷量卓著,此有系爭申請商標商品銷量統計表與銷貨通知單在卷可稽(見本院卷第81至168、199頁)。相關消費者均知悉系爭申請商標「Boy London」為原告所產製商品及提供服務所使用之商標。衡諸常理,不致將系爭申請商標誤認誤信為與英國或倫敦有何關聯,抑是其產地、來源地與倫敦有涉。
法院對智慧局審查有無違反平等原則的認定
原告雖主張依被告審查系爭商標之標準,註冊第514858號「羅密歐BOY LONDON」商標亦應不予註冊,且其餘含有地名文字而經註冊者所在多有,原處分顯然違反商標審查一致性及平等原則云云。惟查,前揭註冊第514858號商標註冊日期係於80年2月16日(參本院卷第171頁),距今已28年餘,在商標識別性之有無、社會環境、消費者之認知、同業市場實際使用情形、指定商品或服務之特性等部分,與系爭商標之申請顯然均有相當落差,實難比附援引,更何況「羅密歐BOY LONDON」所註冊之圖樣為上下排列,「羅密歐」三字在上,字體極大且是中文字,「BOYLONDON」在下,字體極小,顯見該商標主要部分為中文「羅密歐」,如商標權人確實按註冊圖樣使用,被公眾誤認產地、性質的情況應會大幅降低。另案情與系爭商標雷同之申請第105061621號「Jack London傑克倫敦」商標亦經被告機關核駁審定(第0382518號)確定在案(訴願卷第19頁)。至於原告所舉其餘諸如SEOUL、首爾、WELLINGTON、威靈頓、SYDNEY、TOKYO等註冊商標(參本院卷第173至177頁)之准許,因各該商標名稱及指定使用之商品或服務非均相同,基於個案事實及證據樣態差異,有關各別商標識別性之有無及強弱、公眾誤認誤信之可能性高低等種種因素,判斷結果自有不同,故依前揭規定及說明,基於商標個案審查原則,原告此部分之主張,亦不足採。

原告在我國眼鏡市場占有相當地位,包含系爭申請商標文字在內「羅密歐BOY LONDON」商標,早在80年間已取得註冊,並於83年移轉登記予原告,原告實際使用商標時,經常僅使用「BOY LONDON」於其所產製之眼鏡鏡架、鏡片,暨眼鏡相關之零售批發、維修及配鏡服務,相關消費者均已知悉系爭申請商標「Boy London」為原告所產製商品及提供服務所使用之商標。被告並未提出有使相關消費者產生混淆誤認之情形,而有區別對待系爭申請商標與「羅密歐BOY LONDON」商標之必要性。職是,「羅密歐BOY LONDON」商標與「BOY LONDON」已併存經年,該等商標圖樣與指定商品,均屬相同或類似,是被告審查系爭申請商標註冊案,應基於個案之本質,而為合理之相同之處分,始不違平等原則。被告既核准前開商標登記在前,亦未作成撤銷或廢止該商標之行政處分。被告並無正當理由,對系爭申請商標自不得差別待遇,被告就系爭申請商標,應作成核准註冊之審定。
判決結果原告之訴駁回(仍不准註冊)被告應做成核准註冊的審定(准予註冊)

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