本週案件：兩大美語補習班的耳機麥克風圖形商標爭議、知名影城的獨角獸商標爭議、知名建商商標遭人作為公司特取名稱爭議（本件有關市場調查證據力的問題，已另做筆記，請看這裡）、專利進步性判斷等。
108年09月05日108年度行商訴字第25號
【裁判案由】商標評定
商標近似
系爭諸商標是由字體加粗、內圈圓形略為右傾之外文字母「O」搭配耳罩式耳機所形成之擬人化設計圖形所構成（見附圖一至三）。據以評定商標1是由英文字串「TutorABC」下置極小的英文字串「ENGLISH@NYTIME,ANYWHERE」所構成，其中英文字母「O」設計為右側掛置單邊耳掛式耳機麥克風擬人化圖形（見附圖四），因為「ENGLISH@NYTIME,ANYWHERE」字串過小，無法在消費者心中留下深刻印象，因此據以評定商標1仍應以「TutorABC」為消費者主要識別之印象；據以評定商標2是由英文字串「TutorABC」所構成，其中英文字母「O」設計為右側掛置單邊耳掛式耳機麥克風擬人化圖形，英文字母「C」設計為右側缺口結合地球橢圓型圖樣，且整體字母為深藍色（見附圖五）。系爭諸商標與據以評定諸商標相較，就外觀部分，前者給人整體印象為一個斗大的擬人化設計圖案，後者給人整體印象為英文字串「TutorABC」，兩者留在消費者心目中的印象顯然不同；就讀音部分，系爭諸商標為單純的圖形無法唱讀，據以評定諸商標讀音為「TutorABC」，兩者顯有差異；就觀念部分，系爭諸商標之觀念為一個頭戴耳機的擬人化圖樣，據以評定諸商標「TutorABC」商標傳達的觀念則為「家庭教師教ABC」、「英文家教」的意思，兩者觀念也不同。因此，兩商標在外觀、讀音、觀念均有差異的情況下，具有普通經驗的消費者只要施以普通的注意，即可以明顯區辨兩者之不同，因此，兩商標近似程度不高。③被告及參加人雖稱：據以評定諸商標是以經擬人化設計的「O」作為主要識別部分，兩商標既然都有引人注意的「O」附加耳機之擬人化設計圖形，自構成近似商標，且此業經最高行政法院105年判字第42號判決、本院105年行商訴字第152號判決所肯認云云。然查，上開兩個判決所涉麥奇公司商標均為單純的英文字母「O」右側掛置單邊耳掛式耳機麥克風擬人化圖形，而非英文字串「TutorABC」商標，縱使上開兩判決所涉之科見公司商標圖樣與本件系爭諸商標相同，（均為字母「O」搭配耳罩式耳機所形成之擬人化設計圖形），且上開案件認定該圖形與麥奇公司擬人化圖形「O」商標圖樣構成近似，但是既然本件的據以評定諸商標是「TutorABC」而不是該商標中的「O」圖形，當然無法推導出本件系爭諸商標與本件據以評定諸商標「TutorABC」構成近似。再者，據以評定諸商標為英文字串「TutorABC」，其中字母「O」雖經擬人化設計，但據以評定諸商標之整體設計並沒有特別強調擬人化圖形「O」，反而「O」字還比其他字母為小，因此雖然「O」經過設計，但消費者看到據以評定「TutorABC」商標圖樣整體，不會特別去放大、留意那個經過設計的「O」字母，也不會單獨將「O」字母由「TutorABC」中抽離出來作為識別麥奇公司服務來源的標示，字母「O」在商標整體中並不顯著，自非據以評定諸商標的「主要部分」，故原處分認兩商標都有顯著「O」字母擬人化設計圖形，消費者不易區辨，故構成中等近似商標，自屬有誤，被告及參加人上開主張，並不足採。
108年09月05日108年度行專訴字第5號
【裁判案由】新型專利舉發
依職權舉發
程序正當性
由上開專利法及審查基準之規定可知，舉發案之審查係源於舉發人及專利權人間之爭執，舉發人就舉發之事由本負有舉證責任，故被告原則上只就舉發人之舉發聲明、理由、檢附之證據進行審查，僅在基於公益之目的考量下，始例外發動職權審查。再者，比較2014年版及2017年版之審查基準，關於發動職權審查之時機及範圍，2014年版之審查基準例示了之5種可以發動職權審查的態樣，惟2017年版審查基準修訂時，為避免審查委員發動職權審查過於浮濫，刪除了其中4種可發動職權審查的態樣，僅保留第(5)種態樣，即僅保留在有確定之民事侵權訴訟判決之內容中有提及系爭專利請求項之無效理由或證據時，被告始可發動職權審查。足見2017年版之審查基準之修訂方向，係朝向自我限縮發動職權審查態樣，被告於進行舉發審查時，應參酌職權審查為基於公益目的之例外情形，及2017年版審查基準修訂係朝向自我限縮發動職權審查之立法意旨，在決定發動職權審查時，應審慎為之，且在程序上應給予專利權人答辯之機會，以追求程序之正當性，及公、私法益間之平衡。
原處分依職權審查參加人所未提出之舉發理由，惟未通知原告提出答辯，逕予作成系爭專利「（更正後）請求項1舉發成立，應予撤銷」之處分，違反行政程序法第102條、專利法第75條及2017年版審查基準之相關規定，程序上有重大瑕疵。
108年09月05日108年度行專訴字第19號
【裁判案由】發明專利舉發
專利的更正
(1)有關更正齒的數值部分，原告雖稱：因為請求項5與其所依附的獨立項請求項1的齒數目明顯矛盾，且系爭專利說明書圖式已有揭露16齒態樣，所以將「大於16」更正為「大於或等於16」是「誤記之更正」等語。但是所謂誤記事項，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識，不必依賴外部文件即可直接由說明書或圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應予訂正及如何訂正以回復原意，該原意必須是說明書或圖式已明顯記載，於解讀時不致影響原來實質內容者，因此，誤記事項經訂正後之涵義，應與訂正前相同（最高行政法院102年度判字第755號判決參照）。又所謂「以上」及「以下」均包含本數，而「小於」、「大於」及「未達」則不含本數，因此所屬技術領域中通常知識者顯可認知系爭專利請求項及說明書用語所記載之「大於16」，當然是不包含「等於16」，若准許原告將之更正為「大於或等於16」，顯然影響原來實質內容，且擴大了原來所記載的數值範圍，自不符合「誤記之訂正」，因此其更正自不應准許。(2)有關更正新增齒距與齒寬比例部分，原告雖稱：此原為圖式所揭露，更正只是將之具體化、明確化而已等語。但是專利說明書圖式僅為示意圖，在說明書內容並無特別論及的情況下，依圖式所量測之尺寸實無法直接引用，且所屬技術領域中具有通常知識者也不會以系爭專利圖式所顯示齒距與尺寬間的距離而直接無歧異推知其比值。因此，該部分之更正既然不是原來的說明書、申請專利範圍所明確記載之內容，也不是所屬技術領域中具有通常知識者從原來的說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項而可以直接且無歧異得知者，顯見其此部分更正已經超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，自不應准許更正。
108年09月05日108年度行專訴字第18號
【裁判案由】新型專利舉發
專利進步性的判斷
系爭專利請求項7為依附於請求項1之附屬項，其附屬技術特徵係進一步界定請求項1其中該高架檯底部二端皆設有活動輪組，並由轉向機構配合控制室之人員的操作而得操控其活動輪組前進、後退、左、右轉向功能，以方便將高架檯移置岸邊的適當位置者。其中證據2、3之組合可證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述，又查證據2說明書第8頁之行動橋起動機2的名稱及圖式第1圖行動橋起動機2之繪製方式已隱含該起動機2係為可移動，又系爭專利請求項、說明書及圖式均未就轉向機構與活動輪組的實際結構、轉向機構如何驅動活動輪組有進一步的界定或說明，可知藉由轉向機構與活動輪組操作設備移動或轉向，僅屬習知技術的簡單變更，且並未具有無法預期的功效，所屬技術領域具有通常知識者可由證據2、3所揭示的技術內容輕易完成系爭專利請求項7之創作，故證據2、3之組合可證明系爭專利請求項7不具進步性，證據2、3、4之組合同樣可證明系爭專利請求項7不具進步性。
108年05月16日107年度民商上字第2號
【裁判案由】排除侵害商標權行為等
商標與公司特取名稱
我國最高法院向來認為，商標法與公平交易法為不同之規範，行為人有不公平之競爭行為，不因商標權人取得商標權在後而受有影響，商標權人自得依公平交易法規定尋求救濟，此有最高法院107年度台上字第1139號民事裁定肯認商標權人取得商標權在後，亦得依公平交易法規定請求排除侵害及損害賠償，見本院卷五第383至428頁，上證58、59判決書。此外最高法院揭示系爭商標縱非著名商標，亦有公平交易法第25條之適用，商標權人得請求行為人變更公司登記名稱，此有上證60最高法院107年度台上字第539號民事判決（「全日美」商標權人v.全日美實業股份有限公司，見本院卷五第429至431頁）可資參照。因此，久樘營造公司二人攀附、榨取久樘開發公司三人努力經營「久樘」之成果，業已構成公平交易法第25條足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，職是，久樘開發公司三人主張久樘營造公司二人應依公平交易法第29條辦理公司名稱變更登記，為有理由，不因系爭商標權取得在後而受影響。
本院認為商標申請註冊日期雖晚於公司設立登記之日期，惟商標法及公平交易法本有不同之規範目的及所欲保護之法益，非謂商標權人取得商標權在後，即不得主張受公平交易法保護，商標權人仍可主張公平交易法第22條第1項第2款規定之保護。
原判決裁判日期為106年10月30日，久樘開發公司即依原判決主文第1項聲請假執行，禁止久樘營造公司二人不得使用（含授權他人使用）相同或近似於「久樘」字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品，或從事其他為行銷目的而使用相同或近似於「久樘」字樣之行為，並應除去及銷毀含有相同或近似於「久樘」字樣之招牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品，臺中地方法院民事執行處並於106年12月27日核發執行命令（見本院卷三第315至319頁，上證15執行命令）。然而，原判決宣判及假執行強制執行後，本件仍持續發生混淆誤認兩造之情形，詳參上證10、11、12、26、32、33、34、35、36、38、65、66、71、79等混淆誤認之事證，顯見原判決主文無法根本解決目前嚴重混淆誤認之情形。因此，本件不僅有依公平交易法第33條規定命久樘營造公司二人連帶負擔費用判決登報之必要，更有禁止久樘營造公司二人使用「久樘」作為公司特許名稱之必要。2.但是，關於本件久樘開發公司三人於第二審就久樘營造公司二人不得繼續使用「久樘」為公司名稱部分雖獲勝訴判決，並陳明願供擔保請准宣告假執行部分，因為本件係禁止久樘營造公司二人使用「久樘」為其公司名稱之特取部分，且命久樘營造公司二人應向臺中市政府辦理其公司名稱變更登記為不含相同或近似「久樘」字樣之名稱，對於久樘營造公司二人對外名稱之表示及商業上營運活動影響重大，衡諸公司之名稱如同自然人姓名，為表彰人格主體之識別標誌，不宜處於不確定之狀態，且關於久樘營造公司二人應申請變更公司名稱登記部分，涉及命久樘營造公司二人為一定之意思表示，須自判決確定時始視為已為意思表示，強制執行法第130條第1項定有明文，如許宣告假執行，將使意思表示之效力提前發生，與法條規定不合，故本院認為本判決久樘開發公司三人主文第2項勝訴部分不適合宣告假執行，其該部分假執行之聲請，應予駁回。
108年09月05日108年度行專訴字第31號
【裁判案由】新型專利舉發
專利進步性的判斷
原告又稱證據3、5解決連接管件的問題不盡相同…所屬技術領域具有通常知識者，並未有將證據5結合證據3，或相互置換連接管相連接方式之動機云云。惟查系爭專利兩兩相對組設之接管部(111)、連接管(20)，連接板部(31)其目的在解決置物層架(30)的支撐問題，與證據3相同。而證據5說明書第3頁【先前技術】所載「本創作所述連結用管塞，通常係應用於家俱領域及其組合置物架領域中，藉以作為連接管件與管件。而本創作即是針對所述連結用管塞結構加以探討改良；現有的連結用管塞結構，…，所述連結用管塞必須強制塞入管件內，就生產業界而言因此多一道組裝程序而造成製造費時、成本徒增而不符較佳產業經濟效益之問題點。是以，針對上述習知結構所存在之問題點，如何開發一種更具理想實用性之創新結構，實使用者所企盼，亦係相關業者須努力研發突破之目標及方向。有鑑於此，創作人…，終得一確具實用性之本創作」，可知證據5已教示「置物架技術領域中為解決習知結構所存在『組裝程序而造成製造費時及成本徒增』之問題點，則建議使用證據5之連結用管塞及連結構件結構」，藉此可達到證據5說明書第4頁倒數第7行起記載「提供一種構造簡單、易於量產，故其組合過程更為簡單而容易施作，是以，確可讓連結用管塞、連結構件與管件組裝結合達到更加簡易、方便有效率、降低製造成本之較佳產業經濟效益及進步性」之功能，由上述所載，證據5已教示或建議「將證據3之置物架中管件連結固定方式改以證據5之連結用管塞及連結構件方式」，且基於證據5此等之教示或建議，顯然證據5記載亦可結合證據3(底座、底架管體及接管部技術特徵)，故證據5之教示或建議已促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機將證據3明顯結合，且未產生無法預期之功效。因此，系爭專利請求項1仍為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術證據2、3、5之組合所能輕易完成，不具進步性，原告所稱理由不足採信。
原告復稱「…以證據之特徵拼湊完成系爭專利，違反進步性之審查應以發明創作之『整體為對象』之原則」云云。蓋進步性之判斷原則中的「整體審查」即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量。惟於審查進步性時，得以多份引證文件中之全部或部分技術內容的結合，或一份引證文件中之部分技術內容的結合，或引證文件中之技術內容與其他公開形式（已公開實施或已為公眾所知悉）之先前技術的結合，判斷申請專利之發明的整體是否能被輕易完成。是於多份先前技術引證文件結合之進步性判斷當須以各個證據之技術進行「結合比對」，而非僅單獨以任一各別證據與系爭專利做比對，並以「整體審查」進行判斷。經查，證據3、證據5及證據2結構結合所揭露的結構技術特徵，與系爭專利進行比對，該證據2、3及5有組合動機，且該證據技術結合後已可使所屬技術領域中具有通常知識者輕易完成系爭專利請求項之創作，是原告所稱並不合理，亦不足採。
108年07月25日108年度行商訴字第14號
【裁判案由】商標註冊
商標近似
原告雖主張本件商標圖樣之「UNICORN」具有特殊意涵，相較據以核駁諸商標具有獨特之設計理念，是二者應不近似云云。惟按商標近似及近似程度之判斷，係以商標於客觀上所呈現者為比對，與商標設計緣由為何無涉，職是，原告此部分所主張容有誤解，並非可採。
原告雖主張據以核駁「優妮康及圖unicorn」商標實際使用係以進口批發雜貨等商品為主，相較本件商標指定之商品迥然不同云云。惟按商標法第30條第1項第10款有關商品是否構成同一或類似，應以本件商標於申請書所載商品範圍與據以核駁商標獲准註冊之商品做判斷，並非以商標實際上使用之商品或實際使用狀況所限定之特殊條件或消費市場（對象）為據，而本件二商標指定使用之商品構成同一或類似，已如上述，從而原告之主張亦無可採。
但查，上揭原證1、原證2-2、2-3、2-4、2-7係分別為2016、2017年之資料，為本件商標註冊日（103年4月7日）之後的資料，其餘原證2-1、2-5無日期顯示，均不足以作為證明本件商標於註冊時除在經營電影業外，更為多角化經營之證據，況且其所謂異議合作仍多為前述之法式爆米花之周邊商品，不能認定相關消費者對於本件商標熟悉之程度大於據以核駁商標。職是，原告此部分之主張亦非可採。
