「焦糖哥哥」商標爭議新聞事件備忘錄

最近焦糖哥哥跟momo台的「藝名與商標權」爭議,新聞報導不少,但有些觀念值得釐清備忘。

新聞報導1

焦糖陳嘉行表示「「焦糖」這兩個字是不得註冊的,所以你看你今天如果「焦糖」能註冊,以MOMO台的解讀,「焦糖」能註冊的話所以他可以去求償,賣「焦糖」瑪奇朵的「焦糖」冰淇淋的。」

商品或服務的通用名稱不能取得商標權(拙作說明請看這裡),但這句話不能斷章取義來解讀。

商標是一個符號,從商標法理論來說,這個符號要跟使用的商品結合,才是商標權的標的。有客戶來問「我想把這個文字或圖案申請商標」,我們首先反應一定是「您要指定在哪類商品或服務上?」。

如果把「焦糖」指定於食品、糖果或咖啡類產品,就會有商標法第29條第1項第2款「僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者」而不得註冊的情形。但是momo台(優視傳播股份有限公司)的「焦糖哥哥」是在以下的商品及服務內容註冊:
1.於第38類指定之服務內容(註冊號01345046):
『電視播送、有線電視播送、無線電視播送、電台廣播、電話通訊傳輸、加值網路之電信傳輸、網際網路之電信連結、線上資訊傳輸、全球電腦資訊網路之電信連結、電子佈告欄(電信服務)、光纖網路通訊傳輸、提供有關電信通訊之資訊服務。』
2.於第41類指定之服務內容(註冊號01345046):
各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯;各種書刊雜誌文獻之出版發行;提供線上電子刊物服務(不可下載);舉辦各種講座;舉辦各種親子活動節目;教育資訊;透過網路、電視、廣播提供教學;娛樂資訊;休閒娛樂資訊;兒童樂園;休閒育樂活動規劃;策劃各種聯誼活動;影片錄影片碟影片之製作發行;唱片錄音帶伴唱帶之製作發行;電台育樂節目之策劃製作;電視育樂節目之策劃製作;音樂會之籌辦、音樂會演奏、歌劇話劇之演出、演藝經紀人。

就上開momo台申請的第38、41類而言,「焦糖」顯然不是該二類商品或服務的「通用名稱」,而是將社會上或字典上現有名稱不依原來含意使用的「任意性標識」,申請取得商標權應該是沒有問題的。

新聞報導2

陳嘉行表示:自從離開momo後,所有節目錄影及對外活動,都使用「焦糖」或「陳嘉行」。

這個爭議有兩個觀點(或爭點)

(1)藝人使用社會常知的藝名是否屬於商標使用?

依商標法第6條之規定,「商標之使用」要件有三:(1)為行銷之目的:係指於市場銷售、為商業交易。(2)將商標用於商品、服務或其有關之物件,或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物。(3)所標示者足使相關消費者認識其為商標:係指商標之使用須具備識別性(使用上之識別性)。於此宜考量商標法第5條第2項之規定:「前項商標,應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識,並得藉以與他人之商品或服務相區別。」將商標可供識別商品或服務之性質納入「商標使用」之認定。(智慧財產法院100年度民商上字第7號判決意旨參照)

「讓我們歡迎焦糖哥哥ooo為大家獻唱…..」是否屬於商標使用?momo台如果要主張侵權,可能要在事實舉證上多用心力了。

(2)藝人使用過去曾用過的藝名是否屬於商標法上的合理使用而得免責?

商標法第36條第1項「下列情形,不受他人商標權之效力所拘束:一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法,表示自己之姓名、名稱,或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明,非作為商標使用者。」的情況。

本案爭議從新聞報導看起來,曾經的焦糖哥哥似乎可以符合上開不受商標權拘束的情形。

從新聞來看,沒看到momo台主張他們與藝人曾經就藝名使用簽署契約,約定契約終止後得否繼續使用的問題,如果真的如此,這點可能是momo台現在後悔的地方。

新聞報導3

黃國昌立委表示,「寄了一個自己都沒有講清楚,自己商標專用權明確範圍的存證信函,去意圖要去恐嚇,或是打壓陳嘉行先生。」

戰神說這段,也蠻重要的,依照<公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則>,如果事業對其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人,散發律師函、警告函稱他事業侵害其所有著作權、商標權或專利權之行為,必須要踐行一定程序,其中第四點第1項第2款規定「於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍,及受侵害之具體事實(例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等),使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。」。

如果事業未踐行上開原則之先行程序,逕發警告函,且為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為者,構成公平交易法第二十五條之違反。

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