原告提起專利侵權民事訴訟，被告爭執專利有效性，原告再就其所主張專利向智財局申請更正部分申請範圍；在原告所提出之更正案，尚未經智產局審查核准前，法院審理對象要以原告起訴時所主張專利申請範圍為準？還是要以其所提出更正案為準？ 最近智慧財產法院作成一民事判決，值得研究。
爭點
在民事專利侵權訴訟，幾乎大多數被告都會提出專利有效性抗辯，而且在我國智慧財產法案，無效抗辯成功機率很高。
（圖片引自智慧財產法院）
原告為抵禦專利無效事由，也經常會藉由更正申請專利範圍，以確保行使專利權。而在原告提起訴訟後，就其所主張專利向經濟部智慧財產局提出更正案，更正部分申請範圍，在原告所提出之更正案，尚未經經濟部智慧財產局審查核准前，法院民事訴訟審理對象要以原告起訴時所主張專利申請範圍為準？還是要以其所提出更正案為準？
智慧財產法院106年度民專訴字第100號民事判決
本件民事判決對於上開爭點認為符合一定的要件下，可獨立判斷更正案的合法性，並作為判決對象。
（以下判決理由，其中標題、分段及標色重點為筆者添加）
更正再抗辯是必要訴訟手段
在民事專利侵害訴訟，被告抗辯專利權有應撤銷之原因（無效抗辯），原告為解消（排除）無效事由，維護其專利之有效性，除積極舉證反駁外，最主要防禦方法（對抗手段），即藉由更正系爭專利之申請專利範圍推翻無效抗辯事由，以確保專利權之行使，此即為日本實務及學理所通稱之「更正再抗辯」、「對抗主張」。
狹義解釋智慧財產案件審理細則第32條不妥
我國關於更正再抗辯之規定，即智慧財產案件審理細則第32條：「關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。」。
然依條文所稱：「且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許」，對於更正之申請是否只要符合新專利法第67條之更正要件，即非顯然不應被准許而具備合法性？又「應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日」，似認為除有「更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等」之例外情形外，原則上，法院仍應等候智慧局之更正審定結果，再為本案審理裁判，
如此一來，法院即不具有自為更正合法性之判斷權限，一旦原告對於被告之無效抗辯提出更正再抗辯，恐將拖延訴訟審理之時程，導致審理細則第32條規定違反審理法第16條承認法院得自為專利有效性判斷之訴訟經濟、審理迅速化立法目的，自非妥適。
應從智慧財產案件審理細則第32條的立法理由檢討
又觀之審理細則第32條之立法理由謂：「當事人提起專利權侵害民事訴訟，法院須判斷侵害專利權之標的物是否屬於專利權之權利範圍，以判斷有無侵害之事實，如當事人主張或抗辯專利權有撤銷之原因，而專利權人已向智慧財產專責機關申請更正，則是否有侵害專利權範圍，須待智慧財產專責機關審核後，始能判定。因之，受理之法院應斟酌其更正程序進行程度及兩造意見後，指定適當期日。但如更正申請顯然不能被准許，或依准許更正後之申請範圍，不構成專利權侵害，則受理之法院可無須斟酌而即為本案裁判，爰訂定本條規定。」
可知，審理細則第32條規定，旨在規範民事法院於專利權人為更正再抗辯時，法院應斟酌其更正程序進行程度及兩造意見後，指定適當期日而為本案審理，並無限制法院僅於「更正申請顯然不能被准許」，「或依准許更正後之申請範圍，不構成專利權侵害」之情形下，始可為本案裁判，亦無限制法院不得自為判斷更正再抗辯之合法性，蓋以，所謂「更正申請顯然不能被准許」，顯然即屬賦予法院自為判斷更正申請之合法性甚明。
學理支持法院自為判斷更正申請之合法性
學者亦主張：「學理上來說，智慧財產法院連是否有效都可以判斷了，更正居然不能自為判斷，舉重以明輕，應該讓智慧財產法院也可以判斷。」（100年度第5次智慧財產實務案例評析座談會議紀錄第36頁（謝銘洋教授發言），2011年7月8日）。
法官造法
審理細則第32條雖為更正再抗辯之原則性規定，然關於更正再抗辯之合法性要件規定，卻付之闕如，本院基於衡平理念、訴訟經濟、審理迅速化及避免專利權人權利濫用等理念考量，並參酌智慧財產案件審理法（含審理細則）立法時所參考之日本法制，從比較法觀點，歸納專利權人提出更正再抗辯之合法性，至少必須完全具備下述3項要件：
（A）提出合法的更正申請「包含單獨申請更正（訂正審判）或併於舉發程序提出之更正申請（訂正請求）」；
（B）根據該更正結果，將解消被告抗辯的無效事由；
（C）被控侵權產品、方法，落入更正後的專利請求項之技術範圍內。
所需說明者，在前揭（A）要件，由於智慧局頒佈專利審查基準第二篇第五章舉發基準第5-1-12頁3.4.1更正與舉發合併審查之處理程序：「（5）舉發案於行政救濟期間，因原處分審定結果對舉發成立之請求項有撤銷專利權之拘束力，故專利權人所提更正，僅得就原處分中審定舉發不成立之請求項為之。由於更正須就申請專利範圍整體為之，更正內容如涉及原處分中審定舉發成立之請求項者，即應不受理其更正申請；於設計專利，因係全案審定，故原處分審定舉發成立者，不受理其更正申請」，是以，依智慧局審查實務，對於專利舉發成立之請求項，在行政救濟程序中，專利權人將無從申請更正，如此一來，專利權人在民事侵權訴訟程序中，因專利請求項經舉發成立而於行政訴訟救濟程序中，其如欲於民事侵權訴訟程序提出更正再抗辯，將因智慧局不受理其更正之申請而無從符合上開（A）要件，易言之，主張更正再抗辯時，確實提出適法之更正，在訴訟上乃屬必要，但是，在上開所舉例外情形，專利權人即使想提出更正申請，卻於現實上有所困難時，從公平的觀點，則應本於個別情事原則之理念，個別考量其情形，來決定是否有必要提出更正程序，附此敘明。
案件判斷
本件判決，法官認為原告起訴後對申請專利範圍的更正，為申請專利範圍減縮之更正，且更正所加入之內容並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且更正前後均能達成所稱功效，故未實質變更公告時申請專利範圍；刪除請求項部分屬於請求項之刪除之更正。準此，系爭專利1於107年1月12日之更正內容，符合專利法第67條第1項第1、2款及第2、4項之規定，應可准予。
心得
本件法官提出了專利權人提出更正再抗辯之合法性3要件，但在判決理由實質上並未審查第二項（根據該更正結果，將解消被告抗辯的無效事由）及第三項要件（被控侵權產品、方法，落入更正後的專利請求項之技術範圍內。），因為本件判決認為被告對專利有效性抗辯成立，原告於本件民事訴訟即不得對被告主張系爭專利之權利。從結論來看，依照法官就「更正再抗辯之合法性」造法的三項要件檢視，原告的更正再抗辯並不合法。
