今日報載日商遊戲大廠光榮公司就「三國志」遊戲控告台廠，幾乎都說「日商主張擁《三國志》商標權被台灣法院推翻」、「三國志商標為史書名稱，不具識別性，並不具有註冊為商標之要件」。但本件判決實質上並未對「三國志」文字商標有效性爭執做出判斷，只有「不無可疑」。這或許是法官思維過程的一部份，但既然最終判斷結果與商標有效性無關，則又何必在判決神來一筆「不無可疑」？因而讓媒體用這個未經實質判斷的論述作為新聞標題，有些可惜了。
案件概述
商標爭議
原告主張：
原告是日本遊戲大廠光榮公司在臺灣的關係企業，就「三國志」發展系列策略遊戲即已歷30年以上，並就「三國志」相關向我國經濟部智慧財產局申請註冊登記至少共17個商標，本案涉訟的「三國志」文字商標者為：
第01037069號第9類（電腦、中央處理機、電腦連接線、電腦滑鼠、電腦軟體（已錄）、錄有電腦遊戲程式之光碟、遊戲程式匣、顯示器、電視遊樂器、電腦遊樂器軟體、電腦遊樂器搖桿、錄放影機、投影設備、網路卡、網路橋接器、網際網路電話、通訊設備（器材）、數據機（調變解調器）、遊樂園用大型電動機械設備、影碟。）
第00184303號第41類（提供可在線上網際交流存取電腦遊戲、藉由網路提供上網遊戲、藉由網際網路提供多元使用者連線遊戲、各種書刊、雜誌、文獻之出版發行、書籍、雜誌之出租、知識或技術方面之傳授、舉辦各種講座、舉辦娛樂競賽、畫廊、劇院、提供伴唱機供顧客唱歌、遊樂園、電子遊藝場、電腦網路遊樂場、電動玩具租賃、影片、唱片、錄音帶、碟影片等製作及發行、代售各種活動入場券、動物訓練服務、舉辦選美活動、錄音帶、錄影帶、影片之租賃、運動設備租賃、錄音室出租、音樂會之籌辦演奏、歌劇、話劇之演出、休閒娛樂資訊、電動玩具遊樂場、虛擬實境遊樂場。）
第01041479號第28類（不與電視電腦連用之電子遊樂器、不與電視電腦連用之電子遊戲機、玩具、模型玩具、掌上型電子遊戲機、電子遊戲（電視及電腦銀幕者除外）、電動玩具（投幣式或連接電視或電腦銀幕者除外）、運動用具（運動用墊除外）、遊戲用假幣、拼圖玩具、象棋、跳棋、圍棋、骨牌、聖誕裝飾品、掌上型電子遊樂器、遙控玩具、聲控玩具、遊戲紙牌。）
原告指控被告未經許可，即使用三國志作為其遊戲名稱，被告遊戲名稱「三國志一統天下」出現在其官網、宣傳文字中，屬商標使用行為，故侵害原告商標權。
被告抗辯
原告商標名稱包括三國志、三國志Online及圖、三國志Battlefield、三國志戰記，無非係使用中國三國歷史、「三國志」、「三國演義」等著作記載之人物、人物關係、場景與事件，而應用於電腦遊戲。系爭商標名稱中的「三國志」係描述所指定商品或服務，且不具識別性，違反商標法第29條第1項第1款及第3款規定。
被告遊戲APP軟體或其他與三國歷史相關的遊戲，對於「三國志」之使用，符合商業交易習慣之誠實信用方法，且對消費者不構成混淆。
著作權爭議
原告主張
被告發行的「『三國志』一統天下」遊戲中，關於遊戲角色，有44件重要人物圖像非法重製或改作原告已在先創作並發行「三國志」系列策略電玩遊戲，包括「三國志X」、「三國志11」、「真三國無雙6」、「真三國無雙7」及「三國志12」等遊戲中對三國人物所刻畫之美術著作（包括之臉孔神情、髮型、服飾之構成、臉孔之筆觸、或其所持用武器等創作特點）。
被告抗辯
原告並未主張或舉證其著作權之原創性及著作權之存在。
原告未具體主張所謂原告所有之系爭美術著作物為何。
原告並未主張或舉證與被告遊戲，如何有「實質近似」。
原告亦未具體主張或舉證被被告遊戲APP軟體開發者，曾如何「實質接觸」原告所有之著作物，以及如何抄襲原告所有之著作物。
被告公司就被告遊戲乃係代理發行公司，而依據被告公司與軟體開發原廠公司之軟體授權合約第十條可知，被告公司亦要求軟體遊戲原廠開發公司保證被告遊戲相關權利皆未侵害第三人之智慧財產權，被告公司就他人之著作物實已善盡注意之義務，絕無侵害他人著作權之故意與過失。
被告僅係被告遊戲APP軟體之代理商，並非開發商或發行商，並無故意或過失。
法官的判斷（藍色字體為筆者加註說明）
商標部分：不侵權
「三國志」是由西晉陳壽所著，記載中國三國時代歷史的斷代史，同時也是二十四史中評價最高的「前四史」之一。陳壽曾任職於蜀漢，蜀漢滅亡之後，被徵入洛陽，在西晉也擔任了著作郎的職務。「三國志」在此之前已有草稿，當時魏、吳兩國先已有史，如王沈的「魏書」、魚豢的「魏略」、韋昭的「吳書」，此三書當是陳壽依據的基本材料，蜀漢無史，故自行採集，僅得十五卷。而最終成書，卻又有史官職務作品的因素在內，因此「三國志」是三國分立時期結束後文化重新整合的產物（見本案卷五第178頁維基百科介紹，而兩造均對該維基百科介紹表示無意見等語，見本案卷五第205頁），故「三國志」三字為歷史典籍名稱，亦泛指三國時期之歷史。
（本段論述三國志為史書名稱，也泛指中國三國時代歷史，並引用維基百科資料做為證據。維基百科的特殊性在於網民均可編輯，所以有不少批評其欠缺權威的聲音，維基百科內部也認為，進行認真的研究時，不應以維基百科作為一個首要參考來源，但訴訟二造均不爭執且可輕易查證的事實，本無可厚非。但就此所說三國志有「史官職務作品的因素」云云，似乎未考量學者多認為三國志乃陳壽之私史，且此幾乎已為定論，當然此與法律爭議無關，不再贅言。）
（智慧財產案件，法官可就個案獨立判斷權利有效性（參考智慧財產案件審理法第16條），就商標而言，商標有效性的爭執通常在於「識別性」。）
按101年4月20日經濟部經授智字第10120030550號令修正發布、101年7月1日生效之「商標識別性審查基準」第4.7點︰「習知書籍、故事、戲劇、影片、歌曲與音樂等作品名稱，對消費者而言，僅是特定著作的內容，將之使用於例如：第9類錄音帶、錄影帶、第16類書籍、第28類玩具等商品、第35類書籍、錄影帶零售、第38類電視播送、電臺廣播服務、第41類節目、影片、錄音帶、光碟片之製作發行、書籍、雜誌之出版發行等服務，相關消費者容易認為其屬商品或服務內容的說明，通常不具識別性。…因為該等作品名稱與內容的連結已深植人心，將之使用於前述商品或服務，消費者會直接聯想到特定的作品內容，而視其為相關商品或服務內容的說明，不具有識別性。習知小說與故事常被改編為電動玩具的內容，故以該等名稱作為商標，指定使用於例如：第9類電玩遊戲卡帶、磁片、光碟片、第28類玩具商品、第41類線上遊戲，與第42類之電腦程式設計等服務，給予消費者的印象為商品或服務內容的相關說明，不具識別性。核駁案例：『綠野仙蹤』為習知的童話故事，使用於錄有電腦遊戲程式之磁性資料載體、錄有電腦遊戲之光學資料載體、電腦程式、與電腦連用之電子遊樂器、電視遊樂器等商品，給予消費者的印象為商品內容的說明。『西遊記』為習知的中國神話故事，使用於卡式電腦程式磁帶、電視遊樂器商品，給予消費者的印象為該磁帶所錄存的遊戲程式與電視遊樂器內容的說明。流行或廣受歡迎的書籍、影片、戲劇等作品，常隨著作的散布而廣為人知，尤其在今日商業模式的運作下，廣受歡迎的書籍、戲劇常被改編為電影，賣座的電影常發行各種周邊商品，若作品名稱經大量使用，在消費者心中產生鮮明的印象，而有指示來源的功能，則具有識別性，著作權人或得其同意之人，得以之申請商標註冊。非著作權人或得其同意之人申請商標註冊，可能使消費者產生來源的混淆或減損其識別性，應不得註冊（商標30I）」，被告亦據此提出抗辯，是原告以史書「三國志」名稱為系爭商標之文字，是否具識別性而得申請註冊？是否得據以向被告提出本件請求，不無可疑。
（大多數媒體就只有引用本段最後幾句話，說三國志商標為史書名稱，不具識別性，但問題是法官在此只說「不無可疑」，接下來的判決理由都沒有再論述原告以史書「三國志」名稱為系爭商標之文字，是否具識別性？或是說「三國志」名稱在哪些商品無識別性？而在那些無先天識別性的情形，有無取得後天識別性？）
（以下才是法官認為為侵害商標權的具體理由）
按「以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者」，商標法第36條第1項第1款定有明文，次按：「商標者，乃用以表彰商業主體商品或服務之標識，受保護之商標須具有顯著性，亦即應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務區別。基於表彰商品或服務之目的將商標使用於商品或服務，始為商標法上所謂之商標使用；若非因表彰商品或服務之目的，形式上縱有商標用於商品或服務之事實，審酌其目的與方法，僅係用以表示商品或服務之相關說明者，而不具有商標使用之意圖者（intenttouse），乃屬通常之使用，非商標法所稱之商標使用」（最高行政法院98年度判字第1487號判決意旨參照），乃強調商標之使用需有「顯著性」，並需有商標使用之「意圖」。查被告遊戲之先前名稱「三國志一統天下」，並未將「三國志」三字，以特別有別於「一統天下」之字體色彩予以特別凸顯，或標示「」，而使消費者認知其係刻意與其他商品區別來源之標識，反而使消費者認知其係以三國時期歷史人物為角色模擬之遊戲，而為描述性使用，並無做為商標使用之意圖，故不構成商標法第68條第1款之「使用」行為。
參考最高法院106年度臺上字第1224號民事判決，認為商品圖片之標示、商品之包裝、附隨其他文字之標示、做為商品之名稱，一般均不至使所用字樣成為與他人商品或服務相區別之表徵，尚難認具有商標使用之意圖，而為通常之使用，尚非商標法所稱之商標使用。查被告遊戲先前使用「三國字一統天下」之名稱，並無顯著性，並無商標使用之意圖，而僅係用以描述該遊戲係以三三國時期歷史人物為角色模擬之遊戲，而為描述性使用之做為該商品名稱，益徵其非屬商標法所稱之商標使用，不致使消費者誤認該「三國志一統天下」屬於與他人商品相區別之表徵。
著作權部分：侵權
關於原創性
引用最高法院96年度臺上字第2554號民事判決意旨及103年度臺上字第1544號民事判決意旨，認為原告對電玩人物的美術著作有原創性，且受著作權法保護。關於系爭44個人物圖像之整體外觀，不論其所表達之風格、姿勢、穿戴之配件、服飾、臉部之表情神韻、肌肉線條、光暗、顏色之組合配對等，其表達方式並非唯一或極少數，並無有限性表達之情形，創作者自得源於相同之觀念，各自使用不同之表達方式。
被告雖提出系爭44個三國人物坊間三國人物之創作，均不脫沿襲自「歷史或小說之形象特徵」與「習知圖樣」之主張，但法官認為，以整體觀念及感覺觀之，較之本件系爭美術著作均有顯著之差異，難據為證明原告之系爭美術著作不具原創性之證據。
且三國時代人物圖像之美術創作，尚非僅有一種或有限之表達方式，創作者得各自使用不同之表達方式，其表達方式並非唯一或極少數，並無有限性表達之情形。
關於專屬授權（略）
關於實質近似
法院囑託鑑定認為：構成改作條件之表達抄襲者：（各人物姓名後之括號內數字，係本院所提供附件之各人物編號）：于吉(1)、袁紹(3)、夏侯惇(6)、何進(7)、關羽(8)、管亥(9)、姜維(10)、黃蓋(12)、司馬懿(15)、周倉(16)、諸葛亮(18)、徐庶(19)、孫權(23)、孫策(24)、孫尚香(25)、趙雲(28)、張飛(31)、典韋(36，含三種型態)、馬超(38)、麋竺(40)、劉備(42)、呂布(43)等22位人物。
正常型態的人都具有髮、眉、眼、鼻、口、耳，有的男性則有鬍鬚，在此等限制條件下，仍有著相當大的創作空間，甚至對著同一人進行寫生畫作，不同創作人仍有著細部表現上的差異，此等細部表現之差異即為創作表達之特徵，而非一定要如何與眾不同；前述構成改作條件之表達抄襲之22位人物圖像，無論臉型輪廓、眉、眼、鼻、口、耳或鬍鬚之表現或對應與配置、搭配的冠（盔）、服（甲）、配件等，在「質」與「量」的綜合考量下，確係足以反應了表達之抄襲，亦即縱將所有史料或先前技藝給予二個以上之人，在彼此互不抄襲的條件下，能創作出一組人物如此相近似之機率已經是微乎其微，但若22組均如此相似近，不抄襲的機率幾乎是零。
整體人物風格中，可以某種程度的反應抄襲與否，畢竟任一位鑑定標的人物存在於當時都有數年或數十年之久，且每位人物可能之衣著，亦有相當多樣的變化與搭配，如不是在抄襲之下，怎會如此巧合有著相同或近似型態的冠（盔）、臉部表現出之年齡、神情及五官表現、是否有肩巾（或毛披肩）、衣著（鎧甲）等。甚至部分人物，系爭美術著作使用相對於史料或先前技藝之誇張表現，被告遊戲圖像依然抄襲這些誇張表現，例如人物孫尚香，其實不叫孫尚香，其名字並沒有流傳下來，「三國演義」中她叫孫仁，戲曲裡叫孫尚香；其並非如鑑定標的人物中表現的靈巧狀，而是自嫁與劉備後，一直都把自己當成是娘家人，依仗自己兄長而驕矜傲慢；其亦不會武藝，更不會是如被告遊戲內所表現出之弓箭手，其常以侍婢百餘人持刀護衛，以致劉備每次與之相會時，常惴惴不安，恐遭遇不測；再者，被告遊戲表現出之服飾，尚非當代，更不會是戰鬥時能保護自身應有者，如此悖離史實或常理之表現，被告遊戲竟完全與系爭美術著作相同。又如人物「典韋」，系爭美術著作在不同遊戲中，典韋之造型分別有光頭及有頭髮二種，長相各自有別，但被告遊戲內之圖像，兩者卻同時出現；史料中，典韋並非光頭，被告遊戲內所示之光頭典韋造型，均表現有髮根而非光頭，並剪理如現在三分頭，與史料不符，史料中典韋多著盔甲，甚至在其著名且因而官拜都尉濮陽之戰中，更身著兩重鎧甲，但被告遊戲均反應出奇裝異服，這種服飾為當時所無，亦無保護作用，被告遊戲卻如此巧合地與系爭美術著作呈現相同風格；在有頭髮之人物典韋造型中，被告遊戲內之圖像，均身材略胖，面有贅肉，此與典韋在史料中被記載形貌魁梧表現大有不同，被告遊戲仍如此巧合地呈現相同風格。縱部分人物（如關羽）之型態已被定型，但各家表現仍有所差異，此得以利用重疊比對方式進一步驗證，當有些人物經重疊後，臉部表現上幾乎疊合。
（三國真是個熱門的遊戲啊！不過，依照著作權法第3條第1項第11款，「改作」指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法就原著作另為創作。本件判決論述的「誇張表現」及「奇裝異服風格」的相同，是不是屬於依照著作權法第10-1條不受保護的「思想、概念」，還要再研究一下。另外值得一提的是，智慧財產法院第二庭，針對光碟重製罪聲請釋憲案，已通過大法官審查小組審查，排在待審查名單中，該聲請釋憲案對於著作權法的「改作」是否違反憲法第8條明確性原則，也有闡釋。）
關於接觸
引用最高法院103年度臺上字第1544號民事判決意旨，認為若兩同類商品具競爭關係，且均於公開市場流通，依一般社會通念，實無可能從未接觸請求權人之系爭著作者，至少應有間接接觸。
引用智慧財產法院100年度刑智上訴字第39號刑事確定判決意旨，認為實質相似之二著作，雖非無可能係個別獨立之創作，然如其相似之程度過高，則實無從想像『若非接觸，何以致之』。按於著作是否非法重製之判斷上，之所以會有『接觸』之要件，主要即係因著作權人與侵權人通常並不相識，於舉證責任之分配上，在二著作已近似之情形下，如何要求著作權人證明侵權人侵權，因此須配合有無『合理接觸』之可能，作為判斷之標準。故在『接觸』要件之判斷上，須與二著作『相似』之程度綜合觀之，如相似程度不高，則著作權人或公訴人應負較高之關於『接觸可能』之證明，但如相似程度甚高時，僅需證明至依社會通常情況，有合理接觸之機會或可能即可。故除非相似程度甚低，始有證明『確實接觸』之必要」。
引用智慧財產法院102年度刑智上易字第35號刑事確定判決意旨，認為接觸者，除直接實際閱讀外，亦包含依據社會通常情況，行為人應有合理之機會或合理之可能性閱讀或聽聞著作人之著作，且分為直接接觸與間接接觸兩者態樣。前者，係指行為人接觸著作物。諸如行為人參與著作物之創作過程；行為人有取得著作物；或行為人有閱覽著作物等情事。後者，係指於合理之情況下，行為人具有合理機會接觸著作物，均屬間接接觸之範疇。諸如著作物已行銷於市面或公眾得於販賣同種類之商店買得該著作，行為人得以輕易取得；或著作物有相當程度之廣告或知名度等情事；倘若行為人著作與著作人著作極度相似（strikingsimilarity）到難以想像行為人未接觸著作人著作時，則可推定行為人曾接觸著作人著作，換言之，在接觸之判斷上，須與二著作相似之程度綜合觀之，如相似程度不高，公訴人始應負較高關於『接觸可能』之證明）。
著作權法之刑事處罰有罪門檻不應低於民事侵權行為之成立門檻，則著作權民事侵權行為之成立，更應據此判斷。
關於被告之過失
原告系爭美術著作於公開市場流通，被告公司同為電腦遊戲行業，即使僅為代理商，於販賣被告遊戲前，應盡合理查證義務，而非僅相信委託銷售人片面所為無侵權之保證，蓋因依社會常情，不可能有任何委託銷售人會自承有侵權，以被告公司之資產及銷售規模，對於同為電腦遊戲市場之其他遊戲，尤其遊戲場景、時代、人物、玩法甚為相似之系爭美術著作，無論為手機遊戲或電腦遊戲，理應有相當資力及人員進行合理查證，卻應為而未為，貿然輸入、公開傳輸被告遊戲，故被告公司至少具過失無誤。
心得
本件判決實質上並未對「三國志」文字商標有效性爭執做出判斷，只有「不無可疑」。這個疑點可能是法官思維過程的一部份，但既然最終判斷結果與商標有效性無關，則又何必在此神來一筆「不無可疑」？因而讓媒體用這個未經實質判斷的論述作為新聞標題，有些可惜了。
本件認定著作權侵權，似均非「重製」，而是「改作」，而「實質近似」似乎是「重製」的觀念，鑑定意見將之用來判斷「改作」，是否恰當，值得思考。
